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Fallstudie 13 – Warenzeichen-Besetzer in Indonesien

Hintergrund
Ein führendes italienisches Modeunternehmen befasst sich mit dem Einzelhandel von Kleidung und Bekleidung. Die geschäftlichen Aktivitäten des italienischen Unternehmens sind umfassend, und es besitzt in der gesamten südostasiatischen Region zahlreiche Geschäfte. Das italienische Unternehmen besitzt mehrere eingetragene Warenzeichen, die seine Marken schützen, darunter auch das Warenzeichen „AAA“, das in vielen Ländern weltweit eingetragen ist. Unter diesen Ländern befindet sich auch Indonesien, wo diese Marke unter den Waren- und Dienstleistungskategorien der Klassen 18, 25 und 35 registriert ist.

Die Registrierung des Warenzeichens der Klasse 25 erfolgte in Indonesien im Jahr 2008. Angesichts der vorschriftsmäßigen Registrierung war sich das italienische Unternehmen sicher, dass in derselben Kategorie von Waren und/oder Dienstleistungen keine identischen oder auf verwirrende/täuschende Weise ähnliche Marken zur Eintragung zugelassen werden würden.

Allerdings sieht es so aus, als ob die Warenzeichenprüfer in Indonesien weniger strengen Überprüfungskriterien folgen, wenn sie die Marken, für die neue Anträge gestellt werden, auf Ähnlichkeiten mit bereits eingetragenen Marken hin überprüfen. Von einer Person vor Ort wurde im Jahr 2010 in Indonesien eine mit „AAA“ identische Marke in Bezug auf Waren der Klasse 25 zur Registrierung beantragt. Dieser Antrag wurde dann in der Trademark Gazette (einem Magazin für Warenzeichen) veröffentlicht, um es dritten Parteien zu ermöglichen, der Eintragung zu widersprechen. Für entsprechende Einwände bestand eine zeitliche Frist.

Glücklicherweise arbeitete das italienische Unternehmen mit dem „Watch Service“, einem Dienst, der Unternehmen mit eingetragenen Warenzeichen alarmiert und warnt, wenn in der Trademark Gazette weltweit über Anträge im Hinblick auf identische oder auf verwirrende Weise ähnliche Marken berichtet wird. Deshalb wurde dem italienischen Unternehmen die Veröffentlichung des Antrags des Warenzeichen-Besetzers in der Trademark Gazette bekannt, bevor die Frist zum Widerspruch abgelaufen war.

Beratung
Der zuständige Warenzeichenprüfer informierte das italienische Unternehmen dahingehend, dass der veröffentlichte Warenzeichenantrag unter anderem die speziellen Waren „Sarongs und andere muslimische Kleidung“ umfasste. Dies war eine andere Art von Kleidung als die der Waren, die das italienische Unternehmen sich hatte eintragen lassen; obwohl das neue Warenzeichen ebenfalls in Klasse 25 registriert werden sollte. Deshalb hatte der zuständige Warenzeichenprüfer den Registrierungsantrag genehmigt, trotz der Tatsache, dass der Gesamteindruck und die stimmlichen Aspekte der neuen Marke mit denen der bereits eingetragenen Marke des italienischen Unternehmens identisch waren.

Deshalb beriet der Anwalt das italienische Unternehmen dahingehend, dass innerhalb der Frist dem neuen Antrag widersprochen werden sollte, um zu verhindern, dass der veröffentlichte Antrag das Stadium der Registrierung erreichen konnte.

Um mit seinen Einwänden erfolgreich zu sein, musste das italienische Unternehmen die folgenden Dinge nachweisen:

  1. Dass die neue beantragte Marke mit seiner eigenen, bereits eingetragenen Marke identisch oder dieser auf zu Verwirrung führende Weise ähnlich war und die Nutzung einer solchen Marke, trotz der Klassifizierung als „Sarongs und andere muslimische Kleidung“, beim Verbraucher zu Verwirrung führen würde, was die Herkunft der Waren betrifft.
  2. Dass der Antragsteller keine Rechte oder legitimen Interessen an dem beantragten Warenzeichen hatte. Der Antragsteller hatte den Antrag auf Registrierung der Marke „bösgläubig“ gestellt, in einem Versuch, vom Ansehen der vorher für das italienische Unternehmen registrierten Marke zu profitieren.

Ergebnis
Glücklicherweise konnte der Warenzeichenprüfer davon überzeugt werden, dass das italienische Unternehmen ein besseres Recht auf die Marke "AAA" hatte, weil dieses Warenzeichen in zahlreichen Ländern weltweit für das italienische Unternehmen registriert worden war. Das führte zu dem Ergebnis, dass der Warenzeichen-Besetzer seinen Antrag in bösem Glauben gestellt hatte. Die Eintragung des veröffentlichten Antrags wurde zurückgewiesen. Der Antragsteller legte keine Rechtsmittel ein, sodass der Fall geschlossen werden konnte.

Lektionen zum geistigen Eigentum

  • Registrieren Sie Ihr Warenzeichen in jedem potenziellen Zukunftsmarkt in Südostasien, um die entsprechenden Kategorien von Waren und Dienstleistungen abzudecken, und zwar im Hinblick auf Ihre bestehenden und zukünftigen Produktlinien.
  • Die Überprüfungskriterien des Warenzeichenprüfers unterscheiden sich in jedem Land und sind sehr subjektiv. Deshalb ist es klug, für Ihr Warenzeichen weltweit einen Überwachungsdienst einzurichten, damit Sie über mögliche Warenzeichen-Besetzer in jeder gerichtlichen Zuständigkeit informiert werden. Einem veröffentlichten Antrag zu widersprechen ist im Hinblick auf Kosten und Zeitaufwand erheblich effektiver als ein Verfahren, das die Löschung eines eingetragenen Warenzeichens anstrebt. Dies gilt selbst dann, wenn das Warenzeichen bösgläubig beantragt wurde. In vielen Fällen ist die Löschung eines eingetragenen Warenzeichens nur über ein gerichtliches Verfahren zu erreichen. Dies kann, je nach Komplexität des Falls, Kosten zwischen EUR 5.000 und 30.000 verursachen.
  • Inhaber von Warenzeichen sollten immer auf dem Laufenden sein, was den Nachweis der Nutzung in jedem Land angeht, entweder über Lizenzvergabe oder Händler vor Ort, damit die erforderlichen Beweise, wenn sie benötigt werden, sofort zur Verfügung stehen.
  • Angesichts der bevorstehenden Integration der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft (AEC – ASEAN Economic Community) wird es wegen des freien Flusses von Waren und Dienstleistungen in der Region dringend empfohlen, eine Eintragung in allen ASEAN-Mitgliedsstaaten zu beantragen.
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