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Fallstudie 15 – Warenzeichenverletzung/Fall von Kennzeichenmissbrauch in Malaysia

Hintergrund
Ein britischer Hersteller von Backwaren verkaufte seit mehr als 20 Jahren seine Kekse in Malaysia unter dem eingetragenen Warenzeichen "ChipsMore".

Vor zwei Jahren begann ein Unternehmen aus Malaysia damit, Kekse unter dem Markennamen „ChipsPlus“ herzustellen und zu verkaufen.

Beratung
Das britische Unternehmen wurde dahingehend beraten, dass man das malaysische Unternehmen wegen einer Markenrechtsverletzung und wegen Kennzeichenmissbrauch verklagen könne. Eine Klage wegen Kennzeichenmissbrauch kann eingesetzt werden, um nicht eingetragene Warenzeichenrechte durchzusetzen. Dieses Rechtsinstrument besteht auch in Malaysia, da hier das Gewohnheitsrecht gilt.

Für eine Markenrechtsverletzung musste das britische Unternehmen nachweisen, dass die Marke des malaysischen Unternehmens seiner eigenen Marke so ähnlich war, dass dadurch eine Täuschung wahrscheinlich war oder zumindest beim Verbraucher Verwirrung über die Beziehung zu ihren eigenen Produkten entstehen konnte.

Für einen Kennzeichenmissbrauch musste das britische Unternehmen nachweisen, dass das malaysische Unternehmen die eigenen Waren fälschlich so darstellte, als ob eine Verbindung mit dem britischen Unternehmen bestünde. Darüber hinaus war der Nachweis zu führen, dass ihre eigene Marke einen gewissen „Goodwill“ und einen Ruf auf dem Markt erworben hatte und dem Unternehmen als Ergebnis ein Schaden entstand.

Ergebnis
Das Gericht in Malaysia kam zu dem Schluss, dass „ChipsPlus“ die Marke „ChipsMore“ verletzte, da es sich um ähnliche Marken für identische Waren handelte und eine Täuschung oder Irreführung des Verbrauchers wahrscheinlich war. Dabei berief man sich insbesondere darauf, dass der erste Teil der Marke (Chips) vollständig identisch war, der zweite Teil (More und Plus) eine ähnliche Bedeutung besitzt und beide Namen ähnlich formatiert worden waren

Zusätzlich war auch der Anspruch wegen Kennzeichenmissbrauch erfolgreich. Der britische Hersteller hatte in Malaysia bereits über 20 Jahre lang erfolgreich Kekse verkauft und deshalb keine Schwierigkeiten damit, einen wesentlichen Goodwill und ein eigenständiges Ansehen der Marke nachzuweisen. Das Erscheinungsbild des „ChipsPlus“-Produkts wurde als dem Erscheinungsbild des „ChipsMore“-Produkts auffällig ähnlich befunden; so wurden beispielsweise ähnliche Farben, Schriftarten und andere Aspekte der Komposition gewählt. Dies war ein Anzeichen einer irreführenden Darstellung. Das Gericht entschied, dass dem britischen Hersteller deshalb ein Schaden in Form von entgangenem Gewinn entstehen würde, wenn es der malaysischen Firma erlaubt würde, ihr Produkt weiter zu vermarkten.

Lektionen zum geistigen Eigentum:

  • Registrieren Sie Ihre Marken als Warenzeichen in Südostasien
  • Eine Marke muss mit einer anderen nicht identisch sein, um ein Warenzeichen zu verletzen
  • In einigen Ländern existiert das gewohnheitsrechtliche Rechtsinstrument des Kennzeichenmissbrauchs; allerdings ist die Beweislast hier höher.
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