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Fallstudie 16 – Patentstreitigkeit in Südostasien

Hintergrund
Ein britischer Pharmahersteller ist Marktführer in der Produktion eines Medikamentes gegen Krebs, das während der letzten 20 Jahre in alle größeren Industrienationen exportiert wurde. In jüngerer Zeit erfolgte der Export auch in Schwellenländer, besonders in Südostasien.

Der Wirkstoff des Medikaments wurde patentiert. Das ursprüngliche Patent lief jedoch vor drei Jahren ab. Allerdings wurde vor zehn Jahren ein neuer, verbesserter Prozess für die Herstellung des Medikaments patentiert, und dieses Patent ist in verschiedenen Ländern noch immer in Kraft, darunter auch Singapur, Malaysia und Indonesien.

Vor zwei Jahren fand der Hersteller heraus, dass ein Hersteller von Generika mit Sitz in Vietnam das Medikament gegen Krebs herstellte und nach Malaysia exportierte. In beiden Ländern, Vietnam und Malaysia, wurde das Medikament für die Hälfte des Preises des Medikaments des britischen Marktführers verkauft. Dies hatte gravierende nachteilige Folgen für den Umsatz.

Beratung
Der britische Hersteller wurde informiert, dass Patente nationale Rechte sind und Maßnahmen also nur in den Ländern ergriffen werden konnten, in denen ein Patent existierte. In diesem Fall hatte der Hersteller in Südostasien keinerlei Patente eintragen lassen.

Ein Patent für ein Produkt wird verletzt, wenn eine dritte Partei das Produkt ohne die Genehmigung des Patentinhabers herstellt, importiert, verkauft, zum Verkauf anbietet, auf Vorrat hält oder verwendet. Ein Patent für einen Herstellungsprozess wird verletzt, wenn eine dritte Partei dieses Verfahren ohne die Genehmigung des Patentinhabers einsetzt. Eine Verletzung liegt darüber hinaus auch dann vor, wenn eine dritte Partei ein Produkt herstellt, importiert, verkauft, zum Verkauf anbietet, auf Vorrat hält oder verwendet, das direkt über einen solchen Prozess gewonnen wurde.

Dem britischen Hersteller wurde der Rat gegeben, einen Experten vor Ort zu kontaktieren, um herauszufinden, ob der Generika-Hersteller tatsächlich dasselbe Herstellungsverfahren einsetzte, bevor man weitere rechtliche Schritte in Betracht zog.

Ergebnis
Es war nicht möglich, gegen den Generika-Hersteller wegen einer Verletzung des Produktpatentes vorzugehen, weil in Ländern von Südostasien keine Produktpatente beantragt worden waren. (Es ist möglich, dass Patente in Südostasien langfristigere Wirkung entfalten als Patente in Industrieländern; dies liegt an den Unterschieden in den nationalen Gesetzen.)

Zusätzlich war es auch nicht möglich, direkt in Vietnam Maßnahmen gegen den Generika-Hersteller wegen einer Verletzung des patentierten Prozesses einzuleiten; in diesem Land war kein Patent für das Herstellungsverfahren beantragt worden. Da das Patent für den Herstellungsprozess bereits viele Jahre zuvor beantragt und veröffentlicht worden war, war es auch nicht mehr möglich, den Schutz auf Vietnam auszudehnen.

Der Generika-Hersteller exportierte das Medikament jedoch nach Malaysia. Der Experte vor Ort fand heraus, dass bis auf einen alle Verfahrensschritte, die vom Generika-Hersteller eingesetzt wurden, mit dem Prozess identisch waren, der im entsprechenden Patent festgehalten worden war.

Was den einen nicht identischen Verfahrensschritt betraf, so spezifizierte der Patentantrag, dass als Lösungsmittel „aliphatischer Alkohol mit 1-3 Kohlenstoffatomen“ eingesetzt werden sollte. Der Generika-Hersteller setzte für denselben Zweck Acetonitril ein. Bei einer Überprüfung des Patentes entschied das Gericht in Malaysia, dass zwar die Patentansprüche nach ihrem Zweck ausgelegt werden sollten; es sollte also danach gefragt werden, was der Antragsteller für das Patent wirklich gemeint hatte, und nicht, was er ausdrücklich und wörtlich gesagt hatte. Weiter entschied man jedoch, dass die Bedeutung von „aliphatischer Alkohol mit 1-3 Kohlenstoffatomen“ sehr klar war; gemeint waren Methanol, Methanol und Propan-1-ol . In den Beispielen wurden tatsächlich auch nur sehr spezifische Verweise auf den Einsatz von Ethanol gefunden. Das Gericht entschied daher, dass die Verwendung von Acetonitril anstelle von Alkohol keine Verletzung des Patents auf das Herstellungsverfahren darstellte. Deshalb wurde das Produkt nicht in einem identischen Prozess hergestellt. Konsequenterweise lag also keine Patentverletzung vor.

Die durch entgangenen Gewinn entstandenen Kosten beliefen sich auf EUR 30.000. Die Kosten des Rechtsverfahrens allerdings lagen bei EUR 50.000.

Lektionen zum geistigen Eigentum:

  • Reichen Sie Patentanträge in potenziellen Zukunftsmärkten in Südostasien ein. Patente auf bestimmte Herstellungsverfahren sind normalerweise schwerer durchzusetzen als Produktpatente. Malaysia ist eines der wenigen Länder in Südostasien mit einem speziell für geistiges Eigentum zuständigen Gericht; in anderen Ländern werden möglicherweise andere Entscheidungen gefällt.
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