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Warenzeichen Fallstudie 2

Hintergrund

Eine aufstrebende europäische Kette von Modeboutiquen wurde von einem lokalen Unternehmen darauf angesprochen, eine Verkaufsstelle in einem ASEAN-Land zu eröffnen. Das Unternehmen vor Ort forderte dabei eine fünfjährige exklusive Händlervereinbarung mit der europäischen Kette.

Die Lizenz wurde ausschließlich für die Benutzung der Marke amyclickin Verbindung mit dem Logo der europäischen Boutique gewährt. Zusätzlich verpflichtete sich die Verkaufsstelle vor Ort dazu, exklusiv Kleidung der Marke amyclick zu verkaufen, die ausschließlich von dem europäischen Unternehmen bezogen werden sollte. Die lokale Verkaufsstelle erklärte sich damit einverstanden, dass in dem Geschäft keine anderen Marken verkauft werden sollten

Trotz der ursprünglichen Vereinbarung begann die lokale Verkaufsstelle mit Sitz in ASEAN damit, auch Kleidung anderer Marken im Geschäft einzuführen. Auch wurden die vereinbarten Mindestbestellmengen, auf die man sich zuvor mit dem europäischen Unternehmen geeinigt hatte, nicht eingehalten. Die Beziehungen zwischen den Unternehmen verschlechterten sich rasch.

Inzwischen beantragte das lokale Unternehmen die Eintragung des amyclick Warenzeichens unter seinem eigenen Namen für eine Registrierung der Klasse 35. Die Klasse 35 betrifft den Dienst des Einzelhandels. Es ist wichtig anzumerken, dass ein Hersteller, der unter einem Markennamen wie amyclick Produkte herstellt, das Warenzeichen für das tatsächliche Produkt beantragen würde, in diesem Fall also Kleidung. Ein Einzelhändler allerdings, der die Kleidung nicht selbst herstellt, sondern lediglich als Teil einer größeren Kette verkauft, würde das Warenzeichen eher für den Dienst „Einzelhandel“ beantragen statt für das tatsächliche Produkt

Das Unternehmen vor Ort versuchte, den ursprünglichen Vertrag mit dem europäischen Unternehmen zu kündigen, wurde jedoch dahingehend beraten, dass ein Gerichtsbeschluss erforderlich war, um die Vereinbarung tatsächlich effektiv zu beenden. In der Zwischenzeit war es der europäischen Boutiquenkette verboten, neue Lizenzverträge zu unterzeichnen, obwohl die Beziehung mit dem lokalen Partner an diesem Punkt vollständig zerbrochen war.

Getroffene Maßnahmen

Die europäische Boutiquenkette strengte vor einem örtlichen Gericht ein Gerichtsverfahren an, in dem Bestreben, den Vertrag mit dem lokalen Unternehmen zu beenden und das Verfahren zur Eintragung des Warenzeichens abzubrechen. Während das Verfahren im Gange war, verhandelte man mit dem Unternehmen vor Ort über eine einvernehmliche Regelung.

Ergebnis

Die europäische Boutiquenkette musste dem lokalen Unternehmen letztlich einen hohen Geldbetrag zahlen, um die Streitigkeit zu beenden. Zu dieser Entscheidung kam man auf der Grundlage der Beratung, dass der Ausgang des Gerichtsverfahrens unsicher war und lange auf sich warten lassen konnte. Das Ergebnis wäre im schlimmsten Fall gewesen, dass das Unternehmen vor Ort berechtigt gewesen wäre, die Marke aufgrund ihrer Eintragung für die Klasse 35 zu benutzen.

Lektionen zum geistigen Eigentum

  • Diese Fallstudie zeigt das Risiko der Unterzeichnung von langfristigen Verträgen, ohne dass vorher in Bezug auf den möglichen Partner vor Ort eine angemessene Due Diligence-Prüfung erfolgte.
  • Es ist entscheidend, Hintergrundprüfungen durchzuführen, bevor man mit Unternehmen vor Ort in ASEAN (oder anderswo) Verträge abschließt.
  • Wo dies möglich ist, sollte man mit kurzfristigen Verträgen arbeiten, um den potenziellen Partner zuerst einmal "auszuprobieren".
  • Zusätzlich ist es eine häufige und nützliche Praxis für Hersteller, Warenzeichen nicht nur für ihre Produkte eintragen zu lassen, sondern gleichzeitig auch für Einzelhandelsdienste in Bezug auf diese Produkte.
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