South-East Asia IPR SME Helpdesk

Case Studies

Case Study 25 - ME Case Study (included in the 2016 update of the Guide ‘Top 20 Considerations when entering a new market’)

Background:

An European manufacturer engaged in the green technology industry with a innovative technology is interested in finding an exclusive distributor located in Singapore to expand its business in South-East Asia. The company participated into a programme funded by the European Union helping European companies to establish long-lasting business collaborations in South-East Asia. During the coaching session, it emerged that the company owns a trade mark and few patents in Europe but was not aware of the territorial nature of IP and which actions shall be taken in relation to trade mark and patent registrations in South-East Asia as well as to the negotiations with the local distributor in Singapore. 

Case Study 24 - Action against packaging design copies in Myanmar

Background

A Dutch company, Company A, specialising in the production and distribution of professional sealants for commercial and home use, had registered ownership of its trade mark and packaging design for its growing sales of sealants in Myanmar. After several years of sales in Myanmar, they were alerted by their local distributor to the existence of competing products bearing similar packaging design, but with a different logo, on sale in Yangon and Mandalay by resellers of hardware products. 

Case Study 23 - Revoking a conflicting “earlier trade mark” in Singapore

Background

A Spanish company, Company A, successfully registered its “AAA” trade mark in Singapore, starting from 2 April 1986 (“1986 Mark”). The “AAA” mark was registered in Class 3 of the International Classification of Goods under  the category of  “perfumery with essential oils”. 

On the 20 November 2001,  a US company, Company B, filed an application to register the same “AAA” mark in Class 3 under “bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning; polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; colognes; toiletries; sunscreens; cosmetics; skincare products; deodorants and antiperspirants for personal use; shaving preparations” (“Company B’s Application”) 

Case Study 22 – Defeating non-use claim with modified trade mark in Vietnam

Background

A registered trade mark in Vietnam which was a product label for instant noodles was subject to a request for cancellation for non-use.
Under Article 95 of the Vietnam’s Intellectual Property Law, a trade mark registration may be cancelled at the request of a third party if the mark has not been used by its owner or its licensee without justifiable reasons for five (5) consecutive years prior to the request for cancellation for non-use, except where use of the mark has commenced at least three (3) months before the request for cancellation for non-use.

In fact, the exact packaging design had not been used by the trade mark owner, but it was a slightly modified version of the said mark that had been used.

Warenzeichen Fallstudie 21

Hintergrund

Ein europäischer Elektronik-Hersteller mit einer international anerkannten Marke für Personal Computer (BHT) ist interessiert daran, ein Unternehmen in Südostasien zu gründen. Nach Durchführung einer anfänglichen Studie für einen der ASEAN-Märkte entdeckte man sehr bald, dass dort für diese Marke eine vorherige Registrierung bestand. Sie wurde fünf Jahre zuvor von einem lokalen Unternehmen beantragt. Die örtliche Marke umfasst Stereosysteme und elektronische Radios. Das europäische Unternehmen wurde von einem Anwalt vor Ort dahingehend beraten, dass die bestehende Registrierung des Warenzeichens durch das Unternehmen vor Ort einen Antrag seitens des europäischen Unternehmens effektiv blockieren würde.

Warenzeichen Fallstudie 19

Hintergrund

Ein kleines britisches Unternehmen produziert unter dem Markennamen SHQ sehr erfolgreich ein Sortiment an Kleidung.

Das britische Unternehmen vertreibt seine Kleidung in ASEAN lokal über einen Händler. Der Händler berichtete dem britischen Partner, ihm sei die Existenz von billigerer „gefälschter“ Kleidung mit dem Markennamen SHQ bekannt geworden, die auf dem örtlichen Markt verkauft werde. Das britische Unternehmen beauftragte Ermittler damit, die Sache zu untersuchen.

Design/Urheberrecht Fallstudie 18

Hintergrund

Ein kleines Zweigunternehmen eines französischen Schmuckherstellers mit Aktivitäten in Indonesien vertreibt ein erfolgreiches Sortiment an Ringen, Armbändern und Ohrringen, die in Frankreich entworfen werden. Alle sechs Monate kommen neue Kollektionen auf den Markt. Wegen der relativ langen Zeit, die es dauert, bis in Indonesien ein gewerbliches Muster eingetragen wird (24 bis 36 Monate) und der hohen Eintragungsgebühren hat sich das Unternehmen dazu entschieden, für seine Kollektionen in Indonesien keinen Schutz seiner Designs zu beantragen.

Online IP-Schutz Fallstudie 17

Hintergrund

Ein schwedischer Hersteller von Internetnetspielen ist marktführend in der Entwicklung und Bewerbung von Onlinespielen für soziale Netzwerke für Teenager. Weltweit verfügt das Unternehmen über Millionen von Benutzern im Teenageralter, unter anderem auch in Südostasien.

Im Jahr 2010 registrierte das Unternehmen die Namen seiner beliebtesten Spiele unter .cn (China), .kr (Korea) und .jp (Japan). Diese drei Länder wurden als die primären asiatischen Märkte für die Spiele betrachtet. Das Unternehmen versäumte es, die Namen der Spiele in den ccTLDs von Vietnam (.vn und .com.vn), Singapur (.sg und com.sg) und Laos (.la) zu registrieren.

Fallstudie 16 – Patentstreitigkeit in Südostasien

Hintergrund
Ein britischer Pharmahersteller ist Marktführer in der Produktion eines Medikamentes gegen Krebs, das während der letzten 20 Jahre in alle größeren Industrienationen exportiert wurde. In jüngerer Zeit erfolgte der Export auch in Schwellenländer, besonders in Südostasien.

Der Wirkstoff des Medikaments wurde patentiert. Das ursprüngliche Patent lief jedoch vor drei Jahren ab. Allerdings wurde vor zehn Jahren ein neuer, verbesserter Prozess für die Herstellung des Medikaments patentiert, und dieses Patent ist in verschiedenen Ländern noch immer in Kraft, darunter auch Singapur, Malaysia und Indonesien.