South-East Asia IPR SME Helpdesk

Estudio de caso 13 - usurpación de marca en Indonesia

Contexto
Una conocida marca de moda italiana opera en el sector de la venta minorista de ropa. La empresa italiana está presente en muchos mercados del Sudeste Asiático, donde cuenta con numerosas tiendas. Esta empresa ha registrado varias marcas comerciales para protegerlas, entre ellas la marca "AAA", que está registrada en muchos países de todo el mundo, en el caso de Indonesia, en las clases de bienes y servicios 18, 25 y 35.

En Indonesia el registro en la clase 25 se realizó en 2008. Como la marca estaba debidamente registrada, la empresa italiana estaba segura de que no se permitiría el registro de otras marcas idénticas o tan parecidas como para generar confusión en las mismas categorías de bienes y/o servicios.

No obstante, los examinadores de marcas comerciales en Indonesia no parecen guiarse por criterios demasiado estrictos a la hora de comparar las marcas en trámite con las ya registradas. En 2010 una persona física solicitó el registro en Indonesia de una marca idéntica a "AAA" para bienes contemplados en la clase 25. La marca se publicó en el Boletín Oficial de Marcas Comerciales para brindar la posibilidad de oponerse a su registro, dentro del plazo previsto para ello.

Por suerte, la empresa italiana había contratado un servicio de vigilancia que informa y avisa a las empresas que han registrado marcas comerciales cuando se publican en el Boletín Oficial de Marcas Comerciales, de carácter internacional, marcas idénticas o similares hasta el punto de generar confusión. La empresa italiana tuvo por tanto conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de Marcas Comerciales de la solicitud iniciada por el usurpador de marca mucho antes de que venciese el plazo para oponerse a ella.

Recomendación
El examinador informó a la empresa italiana de que la solicitud de marca comercial publicada cubría prendas de vestir como "sarong y otros atuendos musulmanes", que no guardaban relación con los bienes registrados por la empresa italiana, aunque se correspondiesen también con la clase 25. Por este motivo el examinador había aprobado el registro, a pesar de que la apariencia y características fonéticas de las marcas eran idénticas a las que ya había registrado con anterioridad la empresa italiana.

En consecuencia, el asesor de la empresa aconsejó oponerse a la solicitud publicada dentro del plazo previsto para ello a fin de evitar que alcanzase la fase de registro.

Para obtener un resultado favorable en el proceso de oposición, la empresa italiana debía demostrar lo siguiente:

  1. La marca para la que se solicitaba el registro era idéntica o tan parecida como para provocar confusión con la marca que habían registrado previamente, por lo que el uso de dicha marca, aunque la clasificación fuese "sarong y otros atuendos musulmanes", provocaría confusión entre los consumidores con respecto al origen de los artículos.
  2. El solicitante no poseía ningún derecho o interés legítimo en la marca que pretendía registrar. El solicitante inició los trámites de registro de la marca "de mala fe", en un intento de menoscabar la reputación de la marca registrada con anterioridad por la empresa italiana.

Resultado
Afortunadamente, debido a que la empresa italiana había registrado la marca "AAA" en muchos países de todo el mundo, el examinador dictaminó que esta tenía más derecho a utilizar la marca "AAA". Por tanto, dado que el usurpador de marca había actuado de mala fe, no se admitió a trámite la solicitud publicada. El solicitante no apeló y el caso quedó cerrado.

Lecciones aprendidas

  • Debe registrar su marca comercial en todos los mercados del Sudeste Asiático en los que pueda introducirse en el futuro para proteger las categorías de bienes y servicios que se corresponden con sus líneas de producto actuales y las que pueda desarrollar más adelante.
  • Los criterios de los examinadores de marcas comerciales de cada país varían y son subjetivos. Por tanto, conviene contratar un servicio de vigilancia internacional para su marca comercial que le permita mantenerse informado de la actividad de posibles usurpadores de marca de las distintas jurisdicciones. Oponerse a una solicitud publicada es una estrategia mucho más rentable y eficaz que iniciar un litigio basándose en la invalidación de una marca comercial registrada (aunque se haya registrado de mala fe). Los procesos legales para invalidar la marca registrada suelen implicar la celebración de un juicio, cuyo coste puede oscilar entre 5.000 y 30.000 euros, en función de la complejidad del caso.
  • Los propietarios de las marcas comerciales deben disponer siempre de información actualizada sobre las pruebas de uso en cada país, ya sea a través de cesionarios o distribuidores locales, de manera que dichas pruebas puedan obtenerse fácilmente cuando sea preciso.
  • En vista de la próxima creación de la Comunidad Económica de ASEAN (AEC) es muy recomendable solicitar el registro en todos los países miembros de la ASEAN, dado que a partir de entonces se permitirá la libre circulación de bienes y servicios en la región.
Categoría: