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Estudio de caso 15 - Violación de marca comercial / caso de suplantación en Malasia

Contexto
Un fabricante británico de galletas vende sus productos en Malasia desde hace más de 20 años, donde están registrados con la marca comercial "ChipsMore" desde el principio.

Hace dos años una empresa malaya comenzó a fabricar y vender galletas con la marca "ChipsPlus".

Recomendación
Se recomendó a la empresa británica que demandase a la empresa malaya por infringir sus derechos de marca comercial y por "suplantación", un procedimiento que puede emplearse para defender derechos de marca no registrados y que existe en Malasia por ser un país que se rige por el derecho anglosajón.

Para demostrar que se había vulnerado su derecho de marca comercial, la empresa británica tuvo que probar que la marca de la empresa malaya se parecía tanto a la suya que podría dar lugar a equívoco o confusión con sus propios productos en una transacción comercial.

Para alegar "suplantación", fue necesario demostrar que la empresa malaya presentaba sus productos como si guardasen relación con la empresa británica. Asimismo, tuvo que demostrar que su propia marca había adquirido un renombre y prestigio en el mercado y que estos podían deteriorarse como resultado de la situación.

Resultado
El Tribunal malayo dictaminó que "ChipsPlus" era una imitación fraudulenta de "ChipsMore", ya que eran marcas similares que comercializaban productos idénticos, lo que podía dar lugar a equívoco y confusión. Se señaló en particular que la parte "Chips" de ambos nombres era idéntica fonéticamente y que los sufijos "More" y "Plus" tenían el mismo significado. Por otra parte, ambas palabras tenían características tipográficas similares.

También se falló a favor de la empresa británica en el caso de suplantación. El fabricante británico comercializaba sus galletas en Malasia desde hacía más de 20 años y no le resultó difícil demostrar que la marca poseía un prestigio y reputación considerables. La apariencia del producto comercializado bajo la marca "ChipsPlus" era muy similar a la de "ChipsMore", tanto en los colores, como en las fuentes empleadas y otros aspectos de la composición tipográfica indicativos de la intención de engaño. El Tribunal dictaminó que la empresa británica sufriría un perjuicio (pérdida de negocio) si la empresa malaya proseguía su actividad.

Lecciones aprendidas:

  • Registre sus marcas comerciales en el Sudeste Asiático.
  • No es necesario que la marca sea idéntica para que constituya una violación de marca comercial.
  • En algunos países que se rigen por el derecho anglosajón existe la figura jurídica de la "suplantación" (pero la carga de la prueba es mayor).
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