South-East Asia IPR SME Helpdesk

Estudio de caso 16 - Conflictos de patente en el Sudeste Asiático

Contexto
Una empresa farmacéutica británica es el principal fabricante de un fármaco contra el cáncer que se ha exportado a todos los países destacados del primer mundo durante los últimos 20 años. Más recientemente ha empezado a comercializarla en los países en vías de desarrollo, especialmente de la región del Sudeste Asiático.

El principio activo del medicamento está protegido por patente, pero esta caducó hace 3 años. No obstante, hace 10 años se patentó un nuevo proceso mejorado de producción, y dicha patente sigue estando vigente en varios países, entre ellos Singapur, Malasia e Indonesia.

Hace 2 años la compañía descubrió que un fabricante de fármacos genéricos de Vietnam estaba elaborando el fármaco contra el cáncer y exportándolo a Malasia, donde se vendía a mitad de precio que su propio medicamento. Ello tuvo un efecto muy negativo en sus ventas.

Recomendación
Se informó al fabricante británico de que las patentes son derechos de carácter nacional y solo pueden emprenderse acciones legales en los países en los que se han registrado. En este caso el fabricante no había registrado ninguna patente en el Sudeste Asiático.

Se considera que se han vulnerado los derechos de patente de un producto cuando un tercero lo fabrica, importa, vende o pone a la venta, almacena o utiliza sin permiso del titular. En el caso de las patentes que protegen procesos, se considera infracción de patente la utilización por parte de un tercero sin el permiso del titular, así como las actividades de fabricación, importación, venta, puesta a la venta, almacenamiento o uso de productos obtenidos directamente mediante dicho proceso.

Se recomendó a la empresa británica que se pusiese en contacto con un experto local para que investigase el proceso exacto que había empleado el fabricante de medicamentos genéricos antes de interponer la demanda.

Resultado
No fue posible demandar al fabricante de medicamentos genéricos por infracción de patente de producto, ya que dicha patente no se había registrado en el Sudeste Asiático (posiblemente habrían disfrutado de un mayor plazo de vigencia que en los países desarrollados debido a las diferencias entre sus marcos jurídicos).

Tampoco fue posible demandar al fabricante de medicamentos genéricos por infracción de patente de proceso en Vietnam, ya que no se había registrado ninguna patente en dicho país. Dado que la patente de proceso se había solicitado y publicado muchos años antes, tampoco fue posible hacer extensible su protección a Vietnam.

Sin embargo, el fabricante de medicamentos genéricos los importaba a Malasia. El experto local descubrió que el fabricante de medicamentos genéricos había seguido todos los pasos descritos en las reivindicaciones de la patente excepto uno.

En el paso que el fabricante de medicamentos genéricos realizó de forma diferente, la reivindicación indicaba que debía utilizarse como disolvente "alcohol alifático con 1-3 átomos de carbono", mientras que este empleó acetonitrilo para obtener el mismo efecto. Tras estudiar la patente, el Tribunal malayo consideró que, a pesar de que las reivindicaciones deben interpretarse atendiendo a la finalidad perseguida (esto es, a lo que pretendía decir el titular de la patente, no a la forma exacta de expresarlo), el significado de "alcohol alifático con 1-3 átomos de carbono" constituía una referencia muy clara a metanol, etanol y propan-1-ol y que en los ejemplos solo se hicieron referencias al etanol estrictamente. Por consiguiente, el Tribunal dictaminó que al utilizar acetonitrilo en lugar de alcohol no se habían vulnerado los derechos de patente, y que el producto no se había elaborado directamente con el mismo proceso. Por consiguiente, no existía infracción de patente.

Las pérdidas por reducción de ventas ascendían a 30.000, mientras que el coste del proceso alcanzó los 50.000.

Lecciones aprendidas:

  • Registre sus patentes en todos los mercados del Sudeste Asiático en los que pueda operar en el futuro.
  • Las patentes que protegen procesos suelen ser más difíciles de defender que las referidas a productos.
  • Malasia es uno de los pocos países del Sudeste Asiático que cuenta con tribunales específicos para casos de PI, aunque sus dictámenes pueden no coincidir con los de otros países.
  • Los costes de emprender acciones legales pueden ser elevados (tanto en términos económicos como de tiempo necesario para resolver el problema) y pueden llegar a superar las pérdidas ocasionadas, por lo que suele resultar menos gravoso alcanzar un acuerdo. e.
Categoría: