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Estudio de caso 17 - Protección de IP en línea

Contexto

Una empresa sueca de juegos por Internet, líder del mercado de desarrollo y promoción de juegos para redes sociales dirigidos a adolescentes, tiene millones de clientes adolescentes que usan sus productos a través de Internet desde todo el mundo, incluido el Sudeste Asiático.

En 2010, la empresa registró los nombres de sus juegos más populares con los dominios .cn (China), .kr (Corea) y .jp (Japón), ya que consideraba que estos eran los principales mercados para sus juegos en Asia. No hizo lo mismo con los nombres de dominio de Vietnam (.vn y .com.vn), Singapur (.sg y com.sg) y Laos (.la).

En 2012, cuando la empresa descubrió que tenía más de 100.000 usuarios en estos tres países del Sudeste Asiático, decidió registrar los dominios de nivel superior geográfico (ccTLD) y ofrecer servicios online en lengua vernácula, para lo cual empleó los dominios locales. Para su sorpresa, los dominios ya habían sido registrados por terceros.

La empresa no había registrado ninguna marca comercial en ninguno de los tres países, pero había adquirido mucha notoriedad mundial en el sector de los juegos en redes sociales para adolescentes.

Recomendación

Se informó a la empresa sueca de que, a diferencia de otros países de la ASEAN, en Laos, Singapur y Vietnam existía una red de centros de arbitraje para resolver disputas en materia de nombres de dominio. Se le recomendó que se pusiese en contacto con un experto local para que le ayudase a presentar la documentación necesaria para resolver el conflicto de nombres de dominio.

La empresa sueca de juegos tuvo que demostrar, en cada caso:

  1. que el nombre de dominio era idéntico o tan parecido que provocaba confusión con las marcas comerciales o de servicio de cuyos derechos eran propietarios;
  2. que la otra parte no poseía ningún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio; y
  3. que la otra parte había registrado el nombre de dominio actuando de "mala fe" (esto es, sin intención de utilizarlo en el marco de su actividad comercial legítima).

Resultado

En dos de los tres casos se consideró que no existían pruebas de que los nombres de dominio se hubiesen registrado y utilizado de mala fe, ya que no existía contenido alguno en las páginas web con dichos nombres de dominio. Se recomendó a la empresa que se pusiese en contacto directamente con los autores de los registros para hacerles una oferta por cada nombre de dominio. En uno de los casos el registrador accedió a vender el nombre de dominio por 1.500 euros, la suma habitual para los nombres de dominio, ya que se corresponde con los costes de resolver un conflicto acudiendo a un centro de arbitraje.

En el segundo caso, la marca sueca nunca tuvo noticias del registrador, y por tanto optó por registrar una versión más larga de su nombre de dominio, añadiendo el nombre del país, Vietnam, al mismo.

En el tercero caso, el registrador había publicado una página web con el nombre de dominio que contenía vínculos al juego en línea de la empresa sueca, así como a otros juegos en línea de la competencia. Ello constituía una prueba de uso de mala fe, por lo que se dio la razón a la empresa sueca y esta recuperó el nombre de dominio. No obstante, los costes de presentar la denuncia y los honorarios de los abogados superaron los 4.000 euros.

Lecciones aprendidas

  • Registre sus nombres de dominio en todos los mercados del Sudeste Asiático en los que pueda operar en el futuro.
  • Los nombres de dominio se registran conforme a un sistema de concesión de la solicitud que se presenta en primer lugar.
  • La cuota que se debe abonar para mantener un nombre de dominio es de entre 50 y 100 euros al año si se recurre a un registrador de dominios europeo de mayor entidad.
  • No todos los países de la ASEAN disponen de este mecanismo de arbitraje en materia de nombres de dominio.
  • El coste de resolver un conflicto de nombres de dominio suele ser equivalente al de registrar diez nombres de dominio durante cinco años
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