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Estudio de caso de marca comercial 2

Contexto

Una exitosa cadena europea de tiendas de moda recibió una propuesta por parte de una empresa local para abrir una tienda outlet en un país de la ASEAN. La empresa local solicitó firmar un acuerdo de distribución en exclusiva de 5 años con la cadena de tiendas europea.

Se le cedieron los derechos en exclusiva para utilizar la marca comercial amyclick con el logotipo de la empresa europea. Por otra parte, la tienda outlet local se comprometió a vender exclusivamente las prendas de la marca amyclick que le suministrase la empresa europea. El outlet local acordó que no vendería ninguna otra marca en su tienda.

A pesar de lo convenido, el outlet de la ASEAN comenzó a vender ropa que no era de la marca amyclick en su tienda y no cumplió los pedidos mínimos acordados con la empresa europea. La relación comercial comenzó a deteriorarse rápidamente.

Mientras tanto, la empresa local registró la marca comercial amyclick a su nombre para la clase 35. La clase 35 se refiere a servicios minoristas. Cabe destacar que la empresa que fabrica una marca como amyclick debe registrarla para el producto para el que se utiliza, en este caso, prendas de vestir. Un minorista, sin embargo, al no encargarse de confeccionar las prendas sino de venderlas en el marco de una cadena de distribución más amplia, puede registrar la marca comercial para servicios de "minorista" en lugar de para el producto en sí.

El outlet local intentó rescindir el acuerdo original pero se le informó de que para ello necesitaba una orden judicial. A la cadena europea de tiendas, por su parte, se le prohibió firmar otro acuerdo de cesión de derechos a pesar de que su relación con el socio local ya se había interrumpido por completo.

Acciones llevadas a cabo

La cadena de tiendas europea emprendió un litigio ante un Tribunal local para rescindir el acuerdo y revocar el registro de marca comercial. Durante el juicio, intentó alcanzar un acuerdo amistoso con la parte local.

Resultado

La cadena de tiendas europea pagó una suma importante a la parte local para resolver el conflicto. Tomó dicha decisión cuando fue informada de que el resultado del litigio era incierto y probablemente se alargaría en el tiempo. La peor de las hipótesis que le plantearon era que la empresa local pudiese utilizar su marca comercial amparándose en el registro para la clase 35.

Lecciones de PI

  • Este estudio de caso demuestra el riesgo que conlleva firmar acuerdos a largo plazo con un socio local sin efectuar una diligencia debida al candidato.
  • Es necesario comprobar su situación antes de firmar un acuerdo con empresas de la ASEAN (o de cualquier otra región del mundo).
  • Siempre que sea posible, debe utilizarse un contrato a corto plazo para poder poner a prueba al posible socio.
  • Por otra parte, es una práctica muy útil y habitual entre los fabricantes registrar marcas comerciales no solo para sus productos sino también para los servicios minoristas asociados a los mismos.
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