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Étude de cas n°13 - Enregistrement abusif de marques en Indonésie

Contexte
Une entreprise de mode italienne de premier plan confectionne ses vêtements et les distribue dans ses boutiques. Elle est largement implantée et possède de nombreuses boutiques en Asie du Sud-Est. Elle détient plusieurs marques déposées, dont la marque « AAA » qu'elle a enregistrée dans de nombreux pays. Cette marque a notamment été enregistrée en Indonésie dans la catégorie des biens et services, dans les classes 18, 25 et 35.

L'enregistrement dans la classe 25 a été réalisé en 2008. Dans la mesure où sa marque avait été dûment enregistrée, l'entreprise italienne était assurée qu'aucune marque identique ou dont la similarité aurait pu induire une tromperie ou porter à confusion n'aurait pu être enregistrée dans les mêmes catégories de biens et/ou de services.

Il semble toutefois que le contrôleur des marques en Indonésie applique des critères moins stricts lorsqu'il compare des similarités entre des marques pour lesquelles une demande d'enregistrement a été déposée et celles qui ont déjà été enregistrées. En 2010, un particulier a déposé en Indonésie une demande d'enregistrement d'une marque identique à la marque « AAA » dans la catégorie des biens de la classe 25. Cette demande a été publiée au journal « Trademark Gazette » afin que des tierces parties puissent la contester dans le délai légal.

Heureusement, l'entreprise italienne faisait appel à un « service de veille » qui vérifie la publication d'enregistrements abusifs de marques dans ce journal. Elle a ainsi pu être alertée de l'enregistrement abusif de sa marque bien avant l'expiration du délai de contestation.

Conseil
L'examinateur des marques en charge de ce dossier a informé l'entreprise italienne que le dossier de demande d'enregistrement publié couvrait entre autres choses, des « sarongs et autres vêtements musulmans », c'est-à-dire des vêtements différents de ceux qu'elle avait enregistrés, bien que le dossier ait également été enregistré dans la classe 25. L'examinateur a donc validé l'enregistrement de ces marques, malgré le fait que leur apparence globale et leur consonance étaient identiques aux marques préalablement enregistrées par l'entreprise italienne.

L'avocat de cette dernière lui a donc conseillé de déposer une réclamation en opposition dans le délai légal pour éviter que la demande d'enregistrement n'aboutisse.

L'entreprise italienne a dû à cet effet prouver les points suivants :

  1. La marque en attente d'enregistrement était identique ou présentait un risque de confusion avec celle qui avait déjà été enregistrée, et l'utilisation d'une telle marque (même avec la classification « sarongs et autres vêtements musulmans ») pouvait être source de confusion sur l'origine des biens pour les utilisateurs.
  2. Le demandeur n'avait aucun droit ni aucun intérêt légitime sur la marque en attente d'enregistrement. Le demandeur a déposé une demande d'enregistrement de marque de « mauvaise foi », afin de tirer profit de la réputation de la marque qui avait été précédemment enregistrée par l'entreprise italienne.

Résultat
Heureusement, dans la mesure où l'entreprise italienne avait enregistré sa marque « AAA » dans de nombreux pays, l'examinateur des marques a été convaincu qu'elle avait un droit préférentiel sur cette marque. La demande d'enregistrement abusive a donc été jugée de mauvaise foi et sa publication a été rejetée. Le demandeur n'ayant pas fait appel, l'affaire a été clôturée.

Leçons à retenir

  • Enregistrez votre marque dans tous les pays d'Asie du Sud-Est où vous envisagez de développer vos activités, afin de couvrir les catégories de biens et services correspondant à vos lignes de produits actuelles et à venir.
  • Les critères pris en compte par l'examinateur des marques sont subjectifs et varient selon les pays. Il est donc prudent de recourir à un service de veille mondial qui vous informe de l'existence possible de squatteurs de votre marque dans les différentes juridictions. La procédure d'opposition à une demande d'enregistrement publiée est beaucoup plus rentable et rapide qu'un litige reposant sur l'invalidation d'une marque déposée (même si elle se base sur la mauvaise foi). Le litige en vue d'invalider une marque déposée doit souvent être présenté devant un tribunal et coûte entre 3 000 et 50 000 euros environ, selon la complexité de l'affaire.
  • Les titulaires de marques doivent se tenir en permanence au courant des preuves d'utilisation dans chaque pays, par le biais de leurs titulaires de licences ou distributeurs locaux, afin qu'ils puissent réunir ces preuves facilement en cas de besoin.
  • Avec l'intégration prochaine de la Communauté économique de l'ASEAN (CAE), il est vivement recommandé de procéder à l'enregistrement de ses marques dans tous les États membres de l'ASEAN en raison de la libre circulation des biens et services dans cette région.
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