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Étude de cas n°15 - Cas d'infraction au droit des marques/substitution frauduleuse (« passing off ») en Malaisie

Contexte
Un fabricant britannique vend des biscuits en Malaisie depuis plus de 20 ans et a enregistré dès le début la marque « ChipsMore » pour ses produits.

Une entreprise malaisienne s'est mise à fabriquer et commercialiser il y a deux ans des biscuits sous la marque « ChipsPlus ».

Conseil
Il a été conseillé au fabricant britannique de poursuivre l'entreprise malaisienne pour infraction au droit des marques et substitution frauduleuse (« passing off »), ce qui lui permettrait de faire appliquer le droit lié à sa marque non déposée, une action possible en Malaisie dans la mesure où ce pays relève du régime de la « Common Law ».

Sur la question de l'infraction au droit des marques, le fabricant britannique a dû prouver que la marque de l'entreprise malaisienne avait une telle similarité avec la sienne que cela pouvait induire une tromperie ou une confusion lors de la commercialisation de ses propres produits.

Sur la question de la substitution frauduleuse, le fabricant britannique a dû prouver que l'entreprise malaisienne donnait une représentation trompeuse de ses produits en établissant un lien entre ces derniers et lui-même. Il a dû également prouver que sa marque avait acquis une « notoriété » et une réputation sur le marché, et qu'il en subirait donc un préjudice.

Résultat
Le tribunal malaisien a jugé que la marque « ChipsPlus » était une infraction à la marque « ChipsMore » dans la mesure où elle était très similaire à la marque britannique pour des produits identiques, et qu'elle pouvait ainsi induire une tromperie ou porter à confusion. En particulier, la partie « Chips » était identique d'un point de vue phonétique, les suffixes « More » et « Plus » ont la même signification et le formatage des mots était similaire.

La réclamation pour substitution frauduleuse a également été acceptée. Le fabricant britannique vend des biscuits en Malaisie depuis plus de 20 ans et n'a donc eu aucun mal à démontrer la forte notoriété et la réputation acquises par sa marque. Il a été jugé que l'apparence du produit « ChipsPlus » avait une similarité frappante avec celle du produit « ChipsMore », notamment au niveau des couleurs, des polices de caractères et d'autres aspects de la composition, ce qui est symptomatique d’une représentation trompeuse des marchandises. Le tribunal a estimé que le fabricant britannique subirait donc un préjudice (des pertes commerciales) s'il autorisait l'entreprise malaisienne à poursuivre ses activités.

Leçons à retenir

  • Enregistrez vos marques sous la forme de marques déposées en Asie du Sud-Est.
  • Il n'est pas nécessaire qu'une marque soit identique à une marque déposée pour qu'elle porte atteinte à son droit.
  • Certains pays relevant de la Common Law disposent d'un droit de « passing off » (mais la charge de la preuve est plus lourde).
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