South-East Asia IPR SME Helpdesk

Étude de cas n°16 - Litige lié à un brevet en Asie du Sud-Est

Contexte
Un laboratoire pharmaceutique britannique est le plus grand producteur d'un médicament anticancéreux qu'il exporte vers les pays développés depuis 20 ans, et plus récemment, vers les pays en voie de développement, et particulièrement vers l'Asie du Sud-Est.

Le principe actif de ce médicament a été breveté, mais le brevet d'origine est arrivé à échéance il y a trois ans. Toutefois, un nouveau processus de fabrication plus performant a été breveté il y a dix ans. Ce brevet est toujours en vigueur dans différents pays, parmi lesquels, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie.

Il y a deux ans, le laboratoire a découvert qu'un fabricant de médicaments génériques au Vietnam produisait et exportait ce médicament anticancéreux vers la Malaisie où il était vendu moitié moins cher que son propre médicament. Cette concurrence nuisait fortement à ses ventes.

Conseil
Le laboratoire britannique a été informé que les brevets sont des droits nationaux et qu'il ne pouvait donc intenter une action en justice que dans les pays où ces brevets existaient. Dans ce cas, le laboratoire n'avait enregistré aucun brevet en Asie du Sud-Est.

Il y a infraction au droit du brevet d'un produit si une tierce partie produit, importe, vend, propose de vendre, stocke ou utilise le produit en question sans l'autorisation du titulaire du brevet. Il y a infraction aux droits liés au brevet d'un processus si une tierce partie utilise ce processus sans l'autorisation du titulaire du brevet, et également si une tierce partie produit, importe, vend, propose de vendre, stocke ou utilise le produit obtenu directement à partir de ce processus.

Il a été conseillé au laboratoire britannique de contacter un expert local afin de déterminer les étapes précises du processus qui ont été mises en œuvre par le fabricant de médicaments génériques avant d'entamer toute démarche en vue de résoudre le litige.

Résultat
Le laboratoire britannique n'a pas pu intenter d'action en justice contre le fabricant de médicaments génériques pour infraction au droit du brevet sur son produit, car il n'avait enregistré aucun brevet en Asie du Sud-Est (il aurait pu avoir un délai plus long que dans les pays développés en raison des différences de lois nationales).

En outre, il n'a pas pu intenter une action en justice contre le fabricant de médicaments génériques pour infraction au droit du brevet du processus directement au Vietnam, car il n'avait enregistré aucun brevet dans ce pays. Comme le brevet du processus avait été enregistré et publié il y a de nombreuses années, il n'a pas été possible d'étendre la protection au Vietnam.

Toutefois, le fabricant de médicaments génériques importait le médicament en Malaisie. Selon l'expert local, toutes les étapes du processus mises en œuvre par le fabricant de médicaments génériques, à l'exception d'une seule, étaient identiques à celles définies par les revendications du brevet.

Pour la seule étape différente, la revendication indiquait qu'il fallait utiliser un « alcool aliphatique contenant de 1 à 3 atomes de carbone » comme solvant, alors que le fabricant de médicaments génériques a utilisé de l'acétonitrile pour le même effet. À l'examen du brevet, le tribunal malaisien a déterminé que, si les revendications doivent recevoir une interprétation en fonction de leur objet (c'est-à-dire, « que voulait dire le breveté » et non pas « ce qui est indiqué littéralement »), la signification de l'« alcool aliphatique contenant de 1 à 3 atomes de carbone » était très claire (à savoir, méthanol, éthanol et propan-1-ol), et qu'en fait seules des références limitées à l'éthanol ont été utilisées dans les exemples. Ainsi, le tribunal a jugé que l'utilisation de l'acétonitrile en remplacement de l'alcool n'a pas enfreint le droit du brevet, et donc que le produit n'a pas été fabriqué directement selon le même processus. Il n'y a donc pas eu infraction au droit du brevet. Les pertes de ventes se sont chiffrées à 30 000 euros. Quant aux frais de résolution de litige, ils se sont élevés à 50 000 euros.

Leçons à retenir

  • Déposez vos demandes d'enregistrement de brevets dans les pays d'Asie du Sud-Est où vous souhaitez développer vos marchés.
  • Les brevets de processus sont généralement plus difficiles à faire respecter que les brevets de produits.
  • La Malaisie est l’un des rares pays d'Asie du Sud-Est à avoir institué un tribunal spécialisé dans les affaires de PI. La compétence juridictionnelle peut être différente dans d'autres pays.
  • Les coûts induits par la résolution d'un litige peuvent être élevés (tant en termes de frais financiers que de temps de gestion) et risquent de dépasser les pertes commerciales subies. Il est donc souvent plus rentable de régler un litige à l'amiable.
Catégorie: