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Étude de cas n°17 sur la protection IP en ligne

Contexte

Un éditeur suédois de jeux sur Internet est à l'avant-garde du développement et de la promotion de jeux pour réseaux sociaux destinés aux adolescents. Des millions de jeunes internautes jouent à ses jeux dans le monde entier, y compris en Asie du Sud-Est.

En 2010, cette entreprise a enregistré les noms de ses jeux les plus populaires dans les domaines .cn (Chine), .kr (Corée) et .jp (Japon) qui correspondent selon elle à ses principaux marchés asiatiques. Elle a toutefois omis d'enregistrer ces noms dans les domaines nationaux de premier niveau du Vietnam (.vn et .com.vn), de Singapour (.sg et com.sg) et du Laos (.la).

En 2012, lorsqu'elle a pris conscience qu'elle avait plus de 100 000 utilisateurs dans ces trois pays d'Asie du Sud-Est, elle a décidé de pallier cette lacune et de promouvoir des services de support en ligne dans les langues de ces pays, en utilisant les suffixes de domaine correspondants. À sa surprise, les noms de domaines avaient déjà été enregistrés par des tierces parties.

L'entreprise suédoise n'avait enregistré aucune marque dans aucun de ces pays où elle avait acquis une certaine notoriété pour ses jeux sur réseaux sociaux destinés aux adolescents du monde entier.

Conseil

L'entreprise suédoise a été informée que, contrairement à d'autres pays de l'ASEAN, le Laos, Singapour et le Vietnam disposaient de centres d'arbitrage qui pouvaient l'aider à régler ses litiges liés aux noms de domaine. On lui a donc conseillé de contacter un expert local pour qu'il l'aide à déposer les plaintes respectives.

L'éditeur de jeux suédois a dû prouver dans chaque cas que :

  1. 4. Le nom de domaine était identique ou portait à confusion de par sa similarité à l'une de ses marques ou marques de services pour lesquelles il détenait les droits;
  2. 5. L'autre partie n'avait aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine ; et que
  3. L'autre partie avait enregistré le nom de domaine de « mauvaise foi » (sans avoir l'intention de l'utiliser dans le cadre de ses activités légitimes).

Résultat

Dans deux cas sur trois, il a été considéré comme impossible de fournir la preuve que les noms de domaine avaient été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, dans la mesure où il n'y avait aucun contenu sur les sites Web enregistrés sous ces noms de domaine. Il a donc été conseillé à l'entreprise de contacter directement les titulaires des noms de domaine pour leur faire une offre de rachat de chaque nom de domaine. Dans le premier cas, le titulaire a accepté la transaction pour 1 500 euros, un montant normal pour un nom de domaine et qui correspond aux frais de dépôt d'une demande de résolution de litige auprès d'un centre d'arbitrage.

Dans le second cas, l'entreprise suédoise n'a jamais eu de réponse du titulaire du nom de domaine vietnamien. Elle a donc décidé d'enregistrer une version plus longue de son nom de domaine, en lui ajoutant le nom de pays (Vietnam).

Dans le troisième cas, le titulaire avait publié un site sous le nom du domaine, avec des liens vers le jeu en ligne suédois et d'autres jeux en ligne concurrents. L'entreprise suédoise a pu ainsi faire la preuve d'une utilisation de mauvaise foi de son nom de domaine pour obtenir gain de cause et récupérer le nom de domaine. Toutefois, les frais de dépôt des demandes de résolution de litiges et les frais d'avocat se sont élevés à plus de 4 000 euros.

Leçons à retenir

  • Enregistrez vos noms de domaine sur les marchés que vous ciblez en Asie du Sud-Est.
  • Les noms de domaine sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi » (ou règle du premier inscrit).
  • L'enregistrement d'un nom de domaine coûte en général de 50 à 100 euros par an auprès d'un grand organisme d'enregistrement de domaines européen.
  • L'arbitrage des noms de domaine n'est pas proposé dans tous les pays de l'ASEAN.
  • Le coût d'une résolution de litige de nom de domaine équivaut au prix de 10 noms de domaine enregistrés pour cinq ans.
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