South-East Asia IPR SME Helpdesk

Études de cas

Cliquez sur les sujets à droite pour savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire en matière de droits de propriété intellectuelle en ASEAN en observant les expériences d'autres petites et moyennes entreprises européennes. Si vous souhaitez faire part d’une affaire de PI, veuillez envoyer un email à question@asean-iprhelpdesk.eu

 

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South-East Asia IPR SME Helpdesk Case Studies 2015-2018

Case Study 41 - Misplaced interpretation of due process requirement in the Philippines

Background:

A trade mark owner in the Philippines found out that a local retail shop had been selling counterfeit products that infringed his registered trade mark for quite some time and it wanted to stop this illicit activity which was incurring economic damages to his company.  

Case Study 40 - Potential patent invalidation under the new Patent Law in Indonesia

Background:

A chemical manufacturer was unsure about the provisions on potential patent invalidation of the new Patent Law of Indonesia, which sets a new potential ground for patent invalidation and came into effect in August 2016. Based on the new Patent Law, any patent might be vulnerable to invalidation if the patent holder does not produce the products or use the process within Indonesia. Given that the law is quite recent, it remains uncertain how the provision will be interpreted in court. 

Case Study 39 - Trade mark bad-faith registration in Indonesia

Background:

A famous fashion designer was planning to promote its brand in Indonesia. However, after carrying out a trade mark search, it discovered that a third party had registered that trade mark in Indonesia. As trade marks in South-East Asia follow the ‘first-to-file’ principle, the fashion designer cannot register the mark in Indonesia anymore even though it owns the mark in several other countries.

Case Study 38 - Trade mark owner and Exclusive distributor jointly enforcing their rights in Cambodia

Background:

The European company (“Company A”) duly registered its trade mark in relation to cosmetic products in Cambodia. Subsequently, it granted exclusive distribution rights of the cosmetics bearing its registered trade mark (the “branded cosmetics”) to a local distributor in Cambodia (“Company B”), who has filed and recorded its exclusive distribution right with the Department of Intellectual Property Rights (DIPR) of the Ministry of Commerce (MOC) according to Cambodian regulations. Recently, Company B has discovered that a third party (“Company C”) practiced parallel import of the branded cosmetics into the Cambodian market.

Case Study 37 - Enforcing IPR against Parallel Importation into Singapore

Background:

Samsonite IP Holdings Sarl (“Samsonite”) granted its Chinese subsidiary a license to use the SAMSONITE marks in China. Through a co-branding agreement with Lenovo PC HK Ltd (“Lenovo”), it was mutually decided that Samsonite would supply specific models of SAMSONITE backpacks to Lenovo. These backpacks were to bear at least one of the SAMSONITE marks as well as the LENOVO mark. Lenovo would then give away the backpacks in conjunction with the sale of certain models of LENOVO laptops, exclusively within China.

Case Study 36 - High court decision on patented rights in Malaysia

Background:

A foreign Pharmaceutical company (“Foreign Company”) owned a Malaysian Patent covering a pharmaceutical product of alendronic acid or a pharmaceutically acceptable salt (alendronate) to inhibit bone resorption in humans. Whereas, a Malaysian company (“Malaysian company”) was granted approval by the National Pharmaceutical Control Bureau to market "Alendronate" 70 mg tablets.

ASEAN IPR SME Helpdesk Case Studies 2013-2015

Étude de cas n°21 – Marque

Context

A European manufacturer of electronic products, whose brand of personal computers (BHT) is internationally recognized, wishes to establish itself in Southeast Asia. During an initial study on one of the ASEAN markets, he learned that his brand had already been registered on this market by a local party five years ago. This local registration concerned stereo systems and electronic radios. A local lawyer told the European company that any registration request from him would be effectively blocked because his trademark had already been registered in the country.

Étude de cas n°20 – Marque

Contexte

Une chaîne de boutiques de mode européenne prometteuse a été sollicitée par une entreprise locale pour ouvrir un point de vente dans un pays de l'ASEAN. Cette entreprise a demandé un accord de distribution exclusive de 5 ans à la chaîne de boutiques européenne.

La licence a été accordée exclusivement pour l'utilisation de la marque amyclick associée au logo de la boutique européenne. En outre, la boutique locale s'est engagée à vendre exclusivement les vêtements de la marque amyclick qui devaient être fournis uniquement par l'entreprise européenne. Le distributeur local a accepté de ne vendre aucune autre marque dans son magasin.

Étude de cas n°19 – Marque

Contexte

Une petite entreprise britannique produit une ligne de vêtements très prisés sous la marque SHO.

Elle la commercialise en ASEAN par l'intermédiaire d'un distributeur. Celui-ci a informé son partenaire britannique qu'il avait découvert que des « faux » vêtements de marque SHO, de qualité médiocre, étaient apparus sur le marché local. L'entreprise britannique a alors mandaté un cabinet d'études pour mener des recherches.

Au cours de leur étude de marché, les enquêteurs ont identifié plusieurs boutiques qui vendaient effectivement des vêtements SHO contrefaits.

Étude de cas n°18 - Dessin-modèle / Droit d'auteur

Context

The small subsidiary of a French jewelry manufacturer having developed its activities in Indonesia, distributes a line of rings, bracelets and earrings created in France. New collections are marketed every 6 months. As it takes a long time to register an industrial design in Indonesia (around 24 to 36 months) and the registration fees are high, the manufacturer has decided not to file for the protection of his designs and models for its collections in Indonesia.

In the meantime, he has been informed of the existence of cheaper imitations of his jewelry on the Indonesian market and sold under another brand.

Étude de cas n°17 sur la protection IP en ligne

Contexte

Un éditeur suédois de jeux sur Internet est à l'avant-garde du développement et de la promotion de jeux pour réseaux sociaux destinés aux adolescents. Des millions de jeunes internautes jouent à ses jeux dans le monde entier, y compris en Asie du Sud-Est.

En 2010, cette entreprise a enregistré les noms de ses jeux les plus populaires dans les domaines .cn (Chine), .kr (Corée) et .jp (Japon) qui correspondent selon elle à ses principaux marchés asiatiques. Elle a toutefois omis d'enregistrer ces noms dans les domaines nationaux de premier niveau du Vietnam (.vn et .com.vn), de Singapour (.sg et com.sg) et du Laos (.la).

Étude de cas n°16 - Litige lié à un brevet en Asie du Sud-Est

Contexte
Un laboratoire pharmaceutique britannique est le plus grand producteur d'un médicament anticancéreux qu'il exporte vers les pays développés depuis 20 ans, et plus récemment, vers les pays en voie de développement, et particulièrement vers l'Asie du Sud-Est.

Le principe actif de ce médicament a été breveté, mais le brevet d'origine est arrivé à échéance il y a trois ans. Toutefois, un nouveau processus de fabrication plus performant a été breveté il y a dix ans. Ce brevet est toujours en vigueur dans différents pays, parmi lesquels, Singapour, la Malaisie et l'Indonésie.

Il y a deux ans, le laboratoire a découvert qu'un fabricant de médicaments génériques au Vietnam produisait et exportait ce médicament anticancéreux vers la Malaisie où il était vendu moitié moins cher que son propre médicament. Cette concurrence nuisait fortement à ses ventes.

Étude de cas n°15 - Cas d'infraction au droit des marques/substitution frauduleuse (« passing off ») en Malaisie

Contexte
Un fabricant britannique vend des biscuits en Malaisie depuis plus de 20 ans et a enregistré dès le début la marque « ChipsMore » pour ses produits.

Une entreprise malaisienne s'est mise à fabriquer et commercialiser il y a deux ans des biscuits sous la marque « ChipsPlus ».

Conseil
Il a été conseillé au fabricant britannique de poursuivre l'entreprise malaisienne pour infraction au droit des marques et substitution frauduleuse (« passing off »), ce qui lui permettrait de faire appliquer le droit lié à sa marque non déposée, une action possible en Malaisie dans la mesure où ce pays relève du régime de la « Common Law ».

Étude de cas n°14 - Pratiques des marques en Thaïlande

Contexte
Une entreprise de confection espagnole a lancé avec succès une chaîne de boutiques de vêtements de marque en Indonésie. Elle envisage d'ouvrir prochainement une nouvelle filiale dans le sud de la Thaïlande. Conscient de la valeur des marques, le propriétaire de l'entreprise avait déjà enregistré la marque de ses produits en Indonésie dans la classe internationale 25 (vêtements, chaussures, chapellerie).

De par son expérience dans ce pays, il savait déjà que la procédure d'enregistrement pouvait durer jusqu'à deux ans. Par conséquent, dès qu'il a eu l'idée d'ouvrir une filiale en Thaïlande, il a déposé un dossier d'enregistrement de marque dans ce pays. Les biens indiqués dans son dossier étaient les mêmes que ceux pour lesquels il avait obtenu l'enregistrement en Indonésie (vêtements, chaussures et chapellerie). Toutefois, sa demande a été rejetée par le bureau des marques thaïlandais au motif que la description des biens était trop large au regard des pratiques d'enregistrement des marques en Thaïlande.

Étude de cas n°13 - Enregistrement abusif de marques en Indonésie

Contexte
Une entreprise de mode italienne de premier plan confectionne ses vêtements et les distribue dans ses boutiques. Elle est largement implantée et possède de nombreuses boutiques en Asie du Sud-Est. Elle détient plusieurs marques déposées, dont la marque « AAA » qu'elle a enregistrée dans de nombreux pays. Cette marque a notamment été enregistrée en Indonésie dans la catégorie des biens et services, dans les classes 18, 25 et 35.

L'enregistrement dans la classe 25 a été réalisé en 2008. Dans la mesure où sa marque avait été dûment enregistrée, l'entreprise italienne était assurée qu'aucune marque identique ou dont la similarité aurait pu induire une tromperie ou porter à confusion n'aurait pu être enregistrée dans les mêmes catégories de biens et/ou de services.

Il semble toutefois que le contrôleur des marques en Indonésie applique des critères moins stricts lorsqu'il compare des similarités entre des marques pour lesquelles une demande d'enregistrement a été déposée et celles qui ont déjà été enregistrées. En 2010, un particulier a déposé en Indonésie une demande d'enregistrement d'une marque identique à la marque « AAA » dans la catégorie des biens de la classe 25. Cette demande a été publiée au journal « Trademark Gazette » afin que des tierces parties puissent la contester dans le délai légal.

Heureusement, l'entreprise italienne faisait appel à un « service de veille » qui vérifie la publication d'enregistrements abusifs de marques dans ce journal. Elle a ainsi pu être alertée de l'enregistrement abusif de sa marque bien avant l'expiration du délai de contestation.

Case Study 12 – Unjust Appropriation of Famous Trade Mark by Local Firm in the Philippines

Background

A famous French culinary school tried to register its 1895 trade mark LE CORDON BLEU in the Philippines but it was opposed by a local entity which was owned by one of the graduates of the same school. The graduate started using the same mark in the Philippines long before the French school tried to register but never applied for trade mark registration. The local entity argued that it was the first to use the mark in the Philippines, thus it should be entitled to register the mark ahead of the French school. Subsequent to filing the opposition, the local entity filed its own trade mark application covering the same mark.