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Caso di studio 13 - Uso abusivo del marchio in Indonesia

Contesto
Un'importante ditta di abbigliamento italiana è impegnata nella vendita al dettaglio di vestiario e abbigliamento. Le operazioni della ditta italiana sono di ampia portata e la stessa vanta numerosi punti vendita in tutto il territorio ASEAN. La ditta italiana possiede numerosi marchi registrati a tutela dei propri marchi, tra cui il marchio 'AAA' registrato in molti paesi a livello internazionale. L'Indonesia è tra questi paesi, qui il marchio è registrato nella categoria delle merci e servizi per le Classi 18, 25 e 35.

La registrazione del marchio in Indonesia per la Classe 25 è avvenuta nel 2008. Data la correttezza della registrazione, la ditta italiana era certa che non sarebbe stato possibile registrare marchi identici o ingannevolmente simili nelle stesse categorie di merci e/o servizi.

A quanto pare, tuttavia, l'esaminatore del marchio in Indonesia si affida a criteri meno rigorosi durante la comparazione delle somiglianze tra i marchi richiesti e quelli precedentemente registrati. Nel 2010 un soggetto locale in Indonesia aveva richiesto un marchio simile a 'AAA' in relazione alla categoria di merci di Classe 25. La domanda è stata successivamente pubblicata nella Gazzetta dei Marchi in modo che, chi lo avesse voluto, avrebbe potuto opporsi a tale richiesta entro la scadenza stabilita.

Fortunatamente, la ditta italiana si avvaleva di un "servizio di controllo" incaricato di allertare e prevenire le società titolari di marchi registrati allorquando marchi identici o ingannevolmente simili fossero stati pubblicati nella Gazzetta dei Marchi a livello internazionale. La ditta italiana fu quindi informata della pubblicazione dei marchi abusivi nella Gazzetta dei Marchi ben prima del termine della scadenza di opposizione.

Suggerimento
L'esaminatore del marchio incaricato aveva informato la ditta italiana che la domanda di marchio pubblicata riguardava merci, quali, tra le altre cose, "Sarong e altro abbigliamento islamico", che appartengono a un genere di abbigliamento diverso da quello delle merci registrate dalla ditta italiana; anche se la domanda stava per essere registrata nella Classe 25. Pertanto, l'esaminatore aveva approvato la registrazione nonostante il fatto che l'aspetto complessivo e quello fonetico dei marchi fossero identici ai marchi registrati in precedenza dalla ditta italiana.

Su queste basi, un consulente della società chiamato a formulare un parere aveva suggerito alla ditta italiana di depositare un'opposizione entro il termine previsto, onde evitare che la domanda pubblicata passasse alla fase di registrazione.

Affinché il ricorso andasse a buon fine, la ditta italiana doveva dimostrare:

  1. Che il marchio per il quale era stata chiesta la domanda era identico o ingannevolmente simile al marchio precedentemente registrato, e che l'uso del marchio - anche con la classificazione 'Sarong e altro abbigliamento islamico' - avrebbe creato confusione tra i consumatori generici in relazione all'origine delle merci.
  2. Che il richiedente non aveva diritti né interessi legittimi nel marchio in relazione al quale veniva depositata la domanda. Che il richiedente aveva depositato la domanda di registrazione del marchio in malafede, nel tentativo di sfruttare la reputazione del marchio precedentemente registrato dalla ditta italiana.

Esito
Fortunatamente, dal momento che il marchio 'AAA' era stato registrato dalla ditta italiana in numerosi paesi in tutto il mondo, l'esaminatore del marchio si era convinto che la ditta italiana avesse più diritto al marchio 'AAA'. La domanda relativa al marchio abusivo era stata quindi depositata in malafede e la registrazione è stata respinta. Non avendo il richiedente fatto ricorso, il caso è stato chiuso.

Che cosa abbiamo imparato

  • È bene registrare i propri marchi in tutti i potenziali mercati futuri ASEAN in modo da coprire adeguate categorie di merci e servizi delle proprie linee di prodotti attuali e future.
  • I criteri di esame variano da paese a paese e sono soggettivi. È prudente sorvegliare le registrazioni di marchi a livello internazionale, in modo da essere informati di eventuali registrazioni di marchi abusivi nelle varie giurisdizioni. Opporsi a una domanda pubblicata è molto più efficace in termini di tempi e costi che intentare una controversia basata sull'invalidazione di un marchio registrato (anche uno registrato in malafede). Una controversia intesa a invalidare un marchio registrato spesso deve essere tradotta in tribunale e può costare da 5.000 a 30.000 Euro circa, a seconda della complessità del caso.
  • I titolari dei marchi devono essere costantemente aggiornati sulla prova d'uso del marchio in ogni paese, tramite licenziatari o distributori locali, al fine di ottenere facilmente le prove necessarie qualora ve ne sia il bisogno.
  • Con l'imminente integrazione della Comunità economica dell'ASEAN (AEC), si raccomanda vivamente di richiedere la registrazione in tutti gli Stati membri ASEAN per consentire la libera circolazione delle merci e servizi nella regione.
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