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Caso di studio 14 - Pratiche relative ai marchi in Tailandia

Contesto
Una ditta di abbigliamento spagnola ha avviato alcuni negozi di abbigliamento di marca in Indonesia, pianificando di aprire una nuova filiale nel sud della Tailandia. Il titolare della ditta era a conoscenza del valore del marchio e lo aveva già registrato in Indonesia in relazione ai propri prodotti nella Classe 25 internazionale per le categorie "abbigliamento", "copricapo" e "calzature".

Data la precedente esperienza di registrazione del proprio marchio in Indonesia, il titolare sapeva che il processo di registrazione può durare fino a due anni. Pertanto, già mentre pensava di aprire una nuova filiale in Tailandia, aveva depositato una domanda di marchio in questo paese. La designazione dei prodotti per questa nuova domanda era la stessa di quella dei prodotti già registrati in Indonesia (ossia, "abbigliamento", "copricapo" e "calzature"). Tuttavia, la domanda di marchio in Tailandia è stata respinta dall'organismo addetto alla registrazione con la motivazione che la descrizione delle merci era troppo ampia secondo la prassi tailandese di registrazione del marchio.

Suggerimento
Sebbene la Tailandia affermi di aderire alla decima edizione della Classificazione di Nizza per la descrizione di merci e servizi, gli organismi per la registrazione dei marchi tailandesi si affidano a un gruppo di manuali formulato da essi stessi, in cui sono elencate le merci e i servizi ammessi per la registrazione in quel Paese. Le merci e i servizi non elencati nel manuale non sono ammessi ai fini della registrazione del marchio.

Le merci e i servizi elencati nel manuale del registrante sono estremamente specifici. Ad esempio, il termine "abbigliamento" non è elencato nel manuale poiché riferito a un termine troppo ampio. Di contro, il richiedente di un marchio in Tailandia ha l'obbligo di specificare più dettagliatamente il termine 'abbigliamento', indicando se si tratta di "camicie" (ad eccezione delle camicie sportive), "t-shirt", "gonne'" "pantaloni lunghi casual","pantaloni eleganti", "pantaloni corti casual" e così via (si noti appunto che i termini "camicie" e "pantaloni" sono considerati di ampia accezione e devono essere specificati nella forma di "camicie [ad eccezione delle camicie sportive]", "pantaloni lunghi casual", ecc.).

Inoltre, non è possibile modificare la descrizione delle merci dopo aver depositato la domanda, salvo che tale modifica non implichi una restrizione dell'ambito di tutela del marchio. È bene quindi pianificare attentamente quali merci e/o servizi specifici si desidera includere nella domanda di marchio, in modo da garantire la necessaria tutela e l'applicazione dei diritti nella misura massima consentita.

Ad ogni modo, un richiedente potrebbe non voler elencare troppe voci di merci e/o servizi nella propria domanda di marchio, poiché un'altra caratteristica della prassi di registrazione dei marchi in Tailandia prevede che le tasse ufficiali si basino sul numero delle merci e servizi dichiarati nella domanda, al costo di 500 Baht tailandesi (corrispondenti a circa 11 Euro all'epoca della domanda) per ciascuna voce di merci e/o servizi. Un elenco troppo esteso di voci implicherebbe una spesa molto elevata in termini di tasse ufficiali.

Esito
La domanda di marchio presentata dalla società che includeva termini di ampia accezione quali 'abbigliamento', 'copricapo' e 'calzature' è stata provvisoriamente respinta. La ditta di abbigliamento ha dovuto modificare la descrizione delle merci in maniera che risultasse più specifica, e quindi conforme all'elenco delle merci incluso del manuale del registrante. La ditta ha dovuto inoltre pagare altre tasse ufficiali per ciascuna voce delle merci aggiunta alla domanda.

Dal momento che le tasse ufficiali in Tailandia possono essere molto elevate, le società europee che registrano i propri marchi devono valutare ed elencare attentamente le merci che intendono commercializzare: depositare una domanda di marchio ad ampio spettro, comprensiva di una grande varietà di merci, comporta un onere elevato in termini di tasse. La soluzione è trovare il giusto equilibrio tra i costi di deposito del marchio e l'ambito di tutela che si desidera ottenere dalla registrazione del proprio marchio in Tailandia.

Che cosa abbiamo imparato

  • In Tailandia non sono ammesse ampie descrizioni di merci e servizi.
  • Anche se la descrizione non è ampia, potrebbe non essere accettata se non è elencata nel manuale dell'organismo per le registrazioni. Consigliamo ai richiedenti di rivolgersi a un esperto locale per preparare una bozza di dettaglio delle merci ammesse dagli addetti alle registrazioni tailandesi.
  • Le tasse ufficiali per la registrazione di un marchio in Tailandia si basano su ciascuna voce di beni e servizi al costo di 500 Baht tailandesi (11 Euro) per il deposito, e 300 Bath tailandesi (7 Euro) per la concessione della registrazione.
  • I richiedenti devono quindi valutare attentamente prima di depositare una domanda di marchio in Tailandia, poiché in genere non sono ammesse modifiche delle descrizioni di merci e servizi, salvo che tali descrizioni non siano troppo generiche.
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