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Caso di studio 15 - Violazione del marchio / commercializzazione ingannevole in Malesia

Contesto
Un produttore di biscotti britannico ha commercializzato i suoi prodotti in Malesia per oltre 20 anni e ha registrato il marchio "ChipsMore"per quel periodo.

Due anni fa una società malese ha avviato la produzione e la vendita di biscotti con il marchio "ChipsPlus".

Suggerimento
Alla società britannica è stato consigliato di citare in giudizio la società malese per contraffazione del marchio e commercializzazione ingannevole – entrambe sono violazioni che potrebbero essere utilizzate per applicare i diritti sui marchi non registrati, esistenti in Malesia in quanto Stato di Common Law.

In relazione alla contraffazione del marchio, la società britannica ha dovuto dimostrare che il marchio della società malese, essendo molto somigliante a quello britannico, era suscettibile di ingannare o causare confusione durante la vendita dei prodotti.

Per quanto riguarda la commercializzazione ingannevole invece, la società britannica ha dovuto dimostrare che la società malese commercializzava le merci britanniche in modo ingannevole poiché ricollegabili al produttore originario. La società ha dovuto inoltre dimostrare che il marchio da lei detenuto aveva acquisito avviamento e reputazione sul mercato e che, per questo motivo, avrebbe subito danni a seguito della contraffazione.

Esito
Il tribunale malese ha stabilito che il marchio "ChipsPlus" costituiva una contraffazione del marchio "ChipsMore" in quanto marchi simili per merci identiche, ed era quindi suscettibile di ingannare o creare confusione. In particolare, la parola "Chips" era identica dal punto di vista fonetico, i suffissi "More" e "Plus" avevano significati simili, e la formattazione delle due parole era simile.

Oltre a quanto sopra, il giudice ha accolto la rivendicazione di "commercializzazione ingannevole". Il produttore britannico ha commercializzato biscotti in Malesia per oltre 20 anni e quindi non ha avuto difficoltà a dimostrare il sostanziale avviamento e la consolidata reputazione per quanto riguarda il proprio marchio. L'aspetto del prodotto "ChipsPlus" è stato ritenuto decisamente simile a quello del prodotto "ChipsMore", inclusa la somiglianza nei colori, tipo di carattere e altri aspetti della composizione grafica, indicativi della presentazione ingannevole delle merci. Il giudice ha quindi stabilito che il produttore britannico avrebbe subito danni (perdita di attività) se alla società malese fosse stato consentito di proseguire.

Che cosa abbiamo imparato

  • È opportuno registrare i marchi come marchi commerciali in ambito ASEAN.
  • Un marchio non deve essere identico per costituire una contraffazione di una denominazione commerciale.
  • Le legislazioni di alcuni paesi prevedono un diritto di common law di "commercializzazione ingannevole" (l'onere della prova è tuttavia più elevato).
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