South-East Asia IPR SME Helpdesk

Caso di studio 16 - Controversia su un brevetto nel Sud-est asiatico

Contesto
Un produttore farmaceutico britannico è leader di mercato nella produzione di un farmaco antitumorale, esportato da 20 anni in tutti i principali paesi sviluppati e, più di recente, nei paesi in via di sviluppo, in modo particolare nel Sud-est asiatico.

Il principio attivo contenuto nel farmaco è tutelato da brevetto, e il brevetto originale è scaduto 3 anni fa. Un nuovo, migliorato processo di produzione del farmaco è stato brevettato 10 anni fa, e questo brevetto è ancora attualmente in vigore i molti paesi, tra cui Singapore, Malesia e Indonesia.

Due anni fa il produttore britannico ha scoperto che un produttore generico con sede in Vietnam produceva ed esportava un farmaco antitumore in Malesia, vendendolo alla metà del prezzo del farmaco britannico. Questa vendita ha inciso molto negativamente sulle vendite.

Suggerimento
Il produttore britannico è stato informato del fatto che i brevetti sono diritti nazionali e che, su queste basi, è possibile avviare un'azione legale solo nei paesi in cui esiste un brevetto. In questo caso il produttore non aveva registrato alcun brevetto nel Sud-est asiatico.

Il brevetto di un prodotto viene violato se un soggetto terzo produce, importa, commercializza, offre di commercializzare, immagazzina o usa il prodotto senza l'autorizzazione del titolare del brevetto. Il brevetto di un processo viene violato se un soggetto terzo utilizza quel processo senza l'autorizzazione del titolare del brevetto e se il soggetto terzo produce, importa, commercializza, offre di commercializzare, immagazzina o usa il prodotto ottenuto direttamente dal processo.

Prima di avviare una controversia, al produttore britannico è stato consigliato di contattare un esperto locale per stabilire le fasi esatte del processo utilizzate dal produttore generico.

Esito
Non è stato possibile avviare un'azione legale contro il produttore generico per violazione del brevetto relativo al prodotto poiché nei paesi ASEAN non esistevano brevetti depositati (probabilmente il periodo di attesa era maggiore rispetto a quello dei paesi sviluppati a causa delle differenze nelle leggi nazionali).

Inoltre, non è stato possibile avviare un'azione legale contro il produttore generico per violazione del brevetto relativo al processo direttamente in Vietnam poiché non esistevano brevetti depositati in questo paese. Dal momento che il brevetto relativo al processo era stato depositato e pubblicato molti anni addietro, non è stato possibile estendere la tutela anche al Vietnam.

Il produttore generico, tuttavia, esportava il farmaco in Malesia. L'esperto locale ha stabilito che solo una delle fasi di processo utilizzata dal produttore generico era identica a quella definita nelle rivendicazioni del brevetto.

Nella fase non identica, la rivendicazione del brevetto precisava che un "alcol alifatico contenente 1-3 atomi di carbonio" doveva essere usato come solvente, mentre invece il produttore generico aveva usato l'acetonitrile per ottenere lo stesso effetto. Nel riesaminare il brevetto, il tribunale malese ha stabilito che, mentre le rivendicazioni dovevano essere formulate in modo intenzionale (ad es. "che Che cosa intendeva il titolare del brevetto" e non "che Che cosa si affermava alla lettera nello stesso"), il significato dell'espressione "alcol alifatico contenente 1-3 atomi di carbonio"era molto chiaro (ossia, metanolo, etanolo e 1-propanolo) e nei fatti gli esempi contenevano solo minimi riferimenti all'etanolo. Su queste basi il giudice ha stabilito che l'uso dell'acetonitrile in luogo dell'alcol non costituiva violazione di brevetto e, pertanto, il prodotto non era stato realizzato direttamente dallo stesso processo. Di conseguenza cui non vi è stata violazione di brevetto. La perdita in termini di fatturato ammontava a 30.000 Euro. La controversia, tuttavia, è costata 50.000 Euro.

Che cosa abbiamo imparato

  • È sempre bene presentare domanda di brevetto nei potenziali futuri mercati del Sud-est asiatico.
  • I brevetti relativi ai processi hanno in genere maggiore difficoltà di applicazione rispetto ai brevetti relativi ai prodotti.
  • La Malesia è uno dei pochi paesi del Sud-est asiatico che si avvale di un tribunale dedicato alle questioni di proprietà intellettuale - in altri paesi le sentenze potrebbero non essere coerenti.
  • Il costo di una controversia può essere elevato (sia in termini finanziari sia dal punto di vista della durata di gestione) e potrebbe superare il costo della perdita di attività: in questi casi raggiungere un accordo è sempre economicamente più vantaggioso.
Categoria: