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Caso di studio 17 - Tutela della proprietà intellettuale online

Contesto

Un produttore svedese di giochi in Internet è leader di mercato nello sviluppo e promozione di giochi online per adolescenti diffusi sui social network. La società ha milioni di utenti Internet adolescenti in tutto il mondo, tra cui anche nel Sud-est asiatico.

Nel 2010 la società ha registrato i nomi dei suoi giochi più popolari sotto i domini .cn (Cina), .kr (Corea) e .jp (Giappone), considerati i principali mercati asiatici di riferimento per i giochi da questa prodotti. La società ha tuttavia omesso di registrare le proprie denominazioni nei domini di primo livello geografico (ccTLD) del Vietnam (.vn e .com.vn), Singapore (.sg e com.sg) e Laos (.la).

Nel 2012 la società in questione, accorgendosi di avere oltre 100.000 utenti in questi tre paesi ASEAN, ha deciso di registrare i ccTLD promuovendo servizi di assistenza online nelle lingue locali utilizzando i suffissi dei domini locali. Con grande sorpresa della società, i nomi dei domini erano già stati registrati da terzi.

La società non possedeva registrazioni di marchi in nessuno dei tre suddetti paesi, ma la sua denominazione commerciale era diventata famosa per i giochi sui social network per adolescenti di tutto il mondo.

Suggerimento

La società svedese era stata informata che, a differenza di altri paesi appartenenti alla regione ASEAN, il Laos, Singapore e il Vietnam offrono collegi arbitrali locali per la risoluzione delle controversie relative ai nomi di domini. Alla società è stato quindi consigliato di contattare un esperto locale per ricevere assistenza nel depositare la controversia per i nomi dei domini.

Per ciascun caso, il produttore di giochi svedese ha dovuto dimostrare che:

  1. Il nome dominio era identico o ingannevolmente simile a quello dei propri marchi commerciali o marchi di servizio dei quali deteneva i diritti;
  2. L'altra parte non aveva diritti o interessi legittimi nel nome dominio; e
  3. L'altra parte aveva registrato il nome dominio in "malafede" (ossia, non intendeva utilizzarlo come parte della propria legittima attività).

Esito

In due dei tre casi, è stato considerato impossibile fornire la prova che i nomi dei domini fossero registrati e utilizzati in malafede, poiché i siti web sotto questi domini non avevano contenuti. Alla società è stato quindi suggerito di contattare direttamente i titolari dei domini e fare loro un'offerta per ogni nome dominio. In uno dei casi il registrante ha accettato di vendere il nome dominio per la somma di 1.500 Euro, equivalente di norma al prezzo tipico per un nome dominio poiché corrispondente al costo necessario per depositare una controversia presso il collegio arbitrale.

Nell'altro caso, la società svedese, non avendo ricevuto alcun riscontro dal titolare del dominio, ha deciso di registrare una versione più lunga del nome dominio, aggiungendo il nome del paese "Vietnam" al nome del dominio.

Nel terzo caso, si è accertato che il titolare del dominio aveva pubblicato un sito web con il nome dominio e inserito link che rimandavano al gioco online svedese nonché ad altri giochi per partite online. Questo costituiva una prova evidente di uso in malafede e la società svedese ha vinto la causa ottenendo che le fosse trasferito il nome dominio. Tuttavia, i costi sostenuti per la controversia e le spese legali sono ammontati a oltre 4.000 Euro.

Che cosa abbiamo imparato

  • È sempre bene registrare i nomi di domini nei potenziali futuri mercati del Sud-est asiatico.
  • I nomi di domini vengono rilasciati in base al sistema del "primo depositante".
  • Il costo per la registrazione di un dominio si aggira di norma intorno ai 50-100 Euro l'anno, ad esempio nel caso di un titolare di un dominio europeo molto grande.
  • Non tutti i paesi ASEAN prevedono l'arbitrato per i nomi di domini.
  • Il prezzo di una controversia per un nome dominio equivale al prezzo di 10 nomi di domini registrati per cinque anni.
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