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Caso di studio 2 - Marchio

Contesto

Una catena europea di boutique di moda emergente è stata contattata da un'impresa locale per aprire un punto vendita in un paese ASEAN. L'impresa locale ha chiesto alla catena di boutique europea di stipulare un contratto di distribuzione esclusiva quinquennale.

La licenza è stata accordata in via esclusiva per l'utilizzo del marchio amyclickrecante il logo della boutique europea. Inoltre, il punto vendita locale si è impegnato a vendere esclusivamente i capi a marchio amyclick forniti solo dal partner europeo. Il punto vendita locale ha convenuto che nessun altro marchio sarebbe stato commercializzato all'interno del negozio.

A dispetto dell'accordo originale, il punto vendita locale con sede in un paese ASEAN ha iniziato a introdurre al suo interno capi di abbigliamento con un marchio diverso da quello amyclick senza soddisfare i requisiti minimi relativi agli ordini precedentemente concordati con l'impresa europea. La relazione ha iniziato così a deteriorarsi rapidamente.

Nel frattempo, l'impresa locale si è attivata per richiedere la registrazione del marchio amyclick con una denominazione propria per una registrazione di classe 35. La classe 35 riguarda i servizi al dettaglio. È importante notare che un produttore che produce articoli a marchio amyclickpuò registrare il marchio per il prodotto effettivo - in questo caso l'abbigliamento. Per contro, un rivenditore al dettaglio, dal momento che non produce capi di abbigliamento ma li vende nell'ambito di una catena più ampia, può registrare il marchio del prodotto per il servizio di "vendita al dettaglio" anziché per il prodotto effettivo.

Il punto vendita locale ha tentato di porre fine all'accordo originale ma è stato informato che, a tal fine, sarebbe stata necessaria un'ordinanza di tribunale. Nel frattempo, alla catena di boutique europea è stato vietato di concludere accordi con nuovi licenziatari nonostante la propria relazione con il partner locale fosse a quel punto definitivamente interrotta.

L'azione intrapresa

La catena di boutique europea ha avviato un procedimento dinanzi a un tribunale locale per rescindere l'accordo e annullare la registrazione del marchio in questione. Nel corso della disputa, l'impresa europea ha contattato il partner locale per avviare negoziati e comporre la controversia in via amichevole.

Esito

Alla fine la catena di boutique europea ha liquidato al partner locale con ingenti somme di denaro nel tentativo di risolvere la controversia. Questa decisione è stata basata sul fatto che l'esito dell'azione legale era incerto e i tempi di attesa sarebbero andati per le lunghe. Lo scenario peggiore profilatosi era che l'impresa locale avrebbe avuto il diritto di usare il logo in virtù della registrazione per la classe 35.

Che cosa abbiamo imparato sulla PI

  • Il caso esposto dimostra quali rischi si corrono a stipulare accordi a lungo termine senza aver condotto adeguate verifiche di due diligence sul potenziale partner locale.
  • Il controllo dei precedenti di un'impresa è fondamentale prima di concludere qualsiasi tipo di accordo con un partner locale in un paese ASEAN (o in altro luogo).
  • Laddove possibile, è preferibile stipulare un contratto a breve termine per comprovare l'affidabilità del partner potenziale.
  • Non bisogna inoltre dimenticare che è prassi diffusa tra i produttori registrare un marchio non solo per i prodotti, ma anche per i servizi di vendita al dettaglio riguardanti tali prodotti.
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