South-East Asia IPR SME Helpdesk

Case Studies

Case Study 25 - ME Case Study (included in the 2016 update of the Guide ‘Top 20 Considerations when entering a new market’)

Background:

An European manufacturer engaged in the green technology industry with a innovative technology is interested in finding an exclusive distributor located in Singapore to expand its business in South-East Asia. The company participated into a programme funded by the European Union helping European companies to establish long-lasting business collaborations in South-East Asia. During the coaching session, it emerged that the company owns a trade mark and few patents in Europe but was not aware of the territorial nature of IP and which actions shall be taken in relation to trade mark and patent registrations in South-East Asia as well as to the negotiations with the local distributor in Singapore. 

Case Study 24 - Action against packaging design copies in Myanmar

Background

A Dutch company, Company A, specialising in the production and distribution of professional sealants for commercial and home use, had registered ownership of its trade mark and packaging design for its growing sales of sealants in Myanmar. After several years of sales in Myanmar, they were alerted by their local distributor to the existence of competing products bearing similar packaging design, but with a different logo, on sale in Yangon and Mandalay by resellers of hardware products. 

Case Study 23 - Revoking a conflicting “earlier trade mark” in Singapore

Background

A Spanish company, Company A, successfully registered its “AAA” trade mark in Singapore, starting from 2 April 1986 (“1986 Mark”). The “AAA” mark was registered in Class 3 of the International Classification of Goods under  the category of  “perfumery with essential oils”. 

On the 20 November 2001,  a US company, Company B, filed an application to register the same “AAA” mark in Class 3 under “bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning; polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotions; dentifrices; colognes; toiletries; sunscreens; cosmetics; skincare products; deodorants and antiperspirants for personal use; shaving preparations” (“Company B’s Application”) 

Case Study 22 – Defeating non-use claim with modified trade mark in Vietnam

Background

A registered trade mark in Vietnam which was a product label for instant noodles was subject to a request for cancellation for non-use.
Under Article 95 of the Vietnam’s Intellectual Property Law, a trade mark registration may be cancelled at the request of a third party if the mark has not been used by its owner or its licensee without justifiable reasons for five (5) consecutive years prior to the request for cancellation for non-use, except where use of the mark has commenced at least three (3) months before the request for cancellation for non-use.

In fact, the exact packaging design had not been used by the trade mark owner, but it was a slightly modified version of the said mark that had been used.

Caso di studio 21 - Marchio

Contesto

Un produttore europeo di componenti elettronici con un marchio di personal computer (BHT) riconosciuto a livello internazionale è interessato ad avviare un'attività nel Sud-est asiatico. Dopo aver condotto alcune ricerche iniziali in uno dei mercati ASEAN, the impresa è venuta a sapere che per quoi marchio esisteva già una precedente registrazione in quel mercato, poiché un'impresa locale ne aveva fatto richiesta 5 anni addietro. The local registrazione riguardava gli impianti stereo e elettroniche radio. A local consular officer informs the European office in the registrazione del marchio da parte dell'impresa locale avrebbe di fatto bloccato qualsiasi domanda avanzata dall'impresa europea.

Caso di studio 20 - Marchio

Contesto

Una catena europea di boutique di moda emergente è stata contattata da un'impresa locale per aprire un punto vendita in un paese ASEAN. L'impresa locale ha chiesto alla catena di boutique europea di stipulare un contratto di distribuzione esclusiva quinquennale.

La licenza è stata accordata in via esclusiva per l'utilizzo del marchio amyclickrecante il logo della boutique europea. Inoltre, il punto vendita locale si è impegnato a vendere esclusivamente i capi a marchio amyclick forniti solo dal partner europeo. Il punto vendita locale ha convenuto che nessun altro marchio sarebbe stato commercializzato all'interno del negozio.

Caso di studio 19 - Marchio

Contesto

Una piccola impresa britannica produce una linea di abbigliamento molto fortunata sotto la denominazione SHO.

L'azienda distribuisce i propri prodotti a livello locale in ambito ASEAN tramite un intermediario. L'intermediario ha segnalato al partner britannico di essere venuto a sapere che sul mercato locale erano stati introdotti capi di abbigliamento a basso costo con il marchio SHO contraffatto. La società britannica si è rivolta a un investigatore per cercare di fare luce sui fatti realmente accaduti.

Caso di studio 18 - Design / Diritti d'autore

Contesto

Una piccola filiale di un produttore di gioielli francese con attività in Indonesia distribuisce una linea di successo di anelli, braccialetti e orecchini disegnati in Francia. Ogni 6 mesi sono disponibili sul mercato nuove collezioni. Dal momento che i tempi di attesa per la registrazione di un design industriale sono relativamente lunghi (da 24 a 36 mesi circa) e che i costi di registrazione sono elevati, la società ha deciso di non richiedere la tutela del design per le sue collezioni commercializzate in Indonesia.

Caso di studio 17 - Tutela della proprietà intellettuale online

Contesto

Un produttore svedese di giochi in Internet è leader di mercato nello sviluppo e promozione di giochi online per adolescenti diffusi sui social network. La società ha milioni di utenti Internet adolescenti in tutto il mondo, tra cui anche nel Sud-est asiatico.

Nel 2010 la società ha registrato i nomi dei suoi giochi più popolari sotto i domini .cn (Cina), .kr (Corea) e .jp (Giappone), considerati i principali mercati asiatici di riferimento per i giochi da questa prodotti. La società ha tuttavia omesso di registrare le proprie denominazioni nei domini di primo livello geografico (ccTLD) del Vietnam (.vn e .com.vn), Singapore (.sg e com.sg) e Laos (.la).

Caso di studio 16 - Controversia su un brevetto nel Sud-est asiatico

Contesto
Un produttore farmaceutico britannico è leader di mercato nella produzione di un farmaco antitumorale, esportato da 20 anni in tutti i principali paesi sviluppati e, più di recente, nei paesi in via di sviluppo, in modo particolare nel Sud-est asiatico.

Il principio attivo contenuto nel farmaco è tutelato da brevetto, e il brevetto originale è scaduto 3 anni fa. Un nuovo, migliorato processo di produzione del farmaco è stato brevettato 10 anni fa, e questo brevetto è ancora attualmente in vigore i molti paesi, tra cui Singapore, Malesia e Indonesia.