South-East Asia IPR SME Helpdesk

Studi di caso

Fate clic sugli argomenti a destra per scoprire quali sono le azioni suggerite e quelle da evitare in merito alla proprietà intellettuale in ambito ASEAN, guardando alle esperienze di altre piccole e medie imprese europee. Se desiderate condividere con noi un caso di proprietà intellettuale, scrivete a question@asean-iprhelpdesk.eu

 

Coming soon...

South-East Asia IPR SME Helpdesk Case Studies 2015-2018

Case Study 41 - Misplaced interpretation of due process requirement in the Philippines

Background:

A trade mark owner in the Philippines found out that a local retail shop had been selling counterfeit products that infringed his registered trade mark for quite some time and it wanted to stop this illicit activity which was incurring economic damages to his company.  

Case Study 40 - Potential patent invalidation under the new Patent Law in Indonesia

Background:

A chemical manufacturer was unsure about the provisions on potential patent invalidation of the new Patent Law of Indonesia, which sets a new potential ground for patent invalidation and came into effect in August 2016. Based on the new Patent Law, any patent might be vulnerable to invalidation if the patent holder does not produce the products or use the process within Indonesia. Given that the law is quite recent, it remains uncertain how the provision will be interpreted in court. 

Case Study 39 - Trade mark bad-faith registration in Indonesia

Background:

A famous fashion designer was planning to promote its brand in Indonesia. However, after carrying out a trade mark search, it discovered that a third party had registered that trade mark in Indonesia. As trade marks in South-East Asia follow the ‘first-to-file’ principle, the fashion designer cannot register the mark in Indonesia anymore even though it owns the mark in several other countries.

Case Study 38 - Trade mark owner and Exclusive distributor jointly enforcing their rights in Cambodia

Background:

The European company (“Company A”) duly registered its trade mark in relation to cosmetic products in Cambodia. Subsequently, it granted exclusive distribution rights of the cosmetics bearing its registered trade mark (the “branded cosmetics”) to a local distributor in Cambodia (“Company B”), who has filed and recorded its exclusive distribution right with the Department of Intellectual Property Rights (DIPR) of the Ministry of Commerce (MOC) according to Cambodian regulations. Recently, Company B has discovered that a third party (“Company C”) practiced parallel import of the branded cosmetics into the Cambodian market.

Case Study 37 - Enforcing IPR against Parallel Importation into Singapore

Background:

Samsonite IP Holdings Sarl (“Samsonite”) granted its Chinese subsidiary a license to use the SAMSONITE marks in China. Through a co-branding agreement with Lenovo PC HK Ltd (“Lenovo”), it was mutually decided that Samsonite would supply specific models of SAMSONITE backpacks to Lenovo. These backpacks were to bear at least one of the SAMSONITE marks as well as the LENOVO mark. Lenovo would then give away the backpacks in conjunction with the sale of certain models of LENOVO laptops, exclusively within China.

Case Study 36 - High court decision on patented rights in Malaysia

Background:

A foreign Pharmaceutical company (“Foreign Company”) owned a Malaysian Patent covering a pharmaceutical product of alendronic acid or a pharmaceutically acceptable salt (alendronate) to inhibit bone resorption in humans. Whereas, a Malaysian company (“Malaysian company”) was granted approval by the National Pharmaceutical Control Bureau to market "Alendronate" 70 mg tablets.

ASEAN IPR SME Helpdesk Case Studies 2013-2015

Caso di studio 21 - Marchio

Contesto

Un produttore europeo di componenti elettronici con un marchio di personal computer (BHT) riconosciuto a livello internazionale è interessato ad avviare un'attività nel Sud-est asiatico. Dopo aver condotto alcune ricerche iniziali in uno dei mercati ASEAN, the impresa è venuta a sapere che per quoi marchio esisteva già una precedente registrazione in quel mercato, poiché un'impresa locale ne aveva fatto richiesta 5 anni addietro. The local registrazione riguardava gli impianti stereo e elettroniche radio. A local consular officer informs the European office in the registrazione del marchio da parte dell'impresa locale avrebbe di fatto bloccato qualsiasi domanda avanzata dall'impresa europea.

Caso di studio 20 - Marchio

Contesto

Una catena europea di boutique di moda emergente è stata contattata da un'impresa locale per aprire un punto vendita in un paese ASEAN. L'impresa locale ha chiesto alla catena di boutique europea di stipulare un contratto di distribuzione esclusiva quinquennale.

La licenza è stata accordata in via esclusiva per l'utilizzo del marchio amyclickrecante il logo della boutique europea. Inoltre, il punto vendita locale si è impegnato a vendere esclusivamente i capi a marchio amyclick forniti solo dal partner europeo. Il punto vendita locale ha convenuto che nessun altro marchio sarebbe stato commercializzato all'interno del negozio.

Caso di studio 19 - Marchio

Contesto

Una piccola impresa britannica produce una linea di abbigliamento molto fortunata sotto la denominazione SHO.

L'azienda distribuisce i propri prodotti a livello locale in ambito ASEAN tramite un intermediario. L'intermediario ha segnalato al partner britannico di essere venuto a sapere che sul mercato locale erano stati introdotti capi di abbigliamento a basso costo con il marchio SHO contraffatto. La società britannica si è rivolta a un investigatore per cercare di fare luce sui fatti realmente accaduti.

Caso di studio 18 - Design / Diritti d'autore

Contesto

Una piccola filiale di un produttore di gioielli francese con attività in Indonesia distribuisce una linea di successo di anelli, braccialetti e orecchini disegnati in Francia. Ogni 6 mesi sono disponibili sul mercato nuove collezioni. Dal momento che i tempi di attesa per la registrazione di un design industriale sono relativamente lunghi (da 24 a 36 mesi circa) e che i costi di registrazione sono elevati, la società ha deciso di non richiedere la tutela del design per le sue collezioni commercializzate in Indonesia.

Caso di studio 17 - Tutela della proprietà intellettuale online

Contesto

Un produttore svedese di giochi in Internet è leader di mercato nello sviluppo e promozione di giochi online per adolescenti diffusi sui social network. La società ha milioni di utenti Internet adolescenti in tutto il mondo, tra cui anche nel Sud-est asiatico.

Nel 2010 la società ha registrato i nomi dei suoi giochi più popolari sotto i domini .cn (Cina), .kr (Corea) e .jp (Giappone), considerati i principali mercati asiatici di riferimento per i giochi da questa prodotti. La società ha tuttavia omesso di registrare le proprie denominazioni nei domini di primo livello geografico (ccTLD) del Vietnam (.vn e .com.vn), Singapore (.sg e com.sg) e Laos (.la).

Caso di studio 16 - Controversia su un brevetto nel Sud-est asiatico

Contesto
Un produttore farmaceutico britannico è leader di mercato nella produzione di un farmaco antitumorale, esportato da 20 anni in tutti i principali paesi sviluppati e, più di recente, nei paesi in via di sviluppo, in modo particolare nel Sud-est asiatico.

Il principio attivo contenuto nel farmaco è tutelato da brevetto, e il brevetto originale è scaduto 3 anni fa. Un nuovo, migliorato processo di produzione del farmaco è stato brevettato 10 anni fa, e questo brevetto è ancora attualmente in vigore i molti paesi, tra cui Singapore, Malesia e Indonesia.

Caso di studio 14 - Pratiche relative ai marchi in Tailandia

Contesto
Una ditta di abbigliamento spagnola ha avviato alcuni negozi di abbigliamento di marca in Indonesia, pianificando di aprire una nuova filiale nel sud della Tailandia. Il titolare della ditta era a conoscenza del valore del marchio e lo aveva già registrato in Indonesia in relazione ai propri prodotti nella Classe 25 internazionale per le categorie "abbigliamento", "copricapo" e "calzature".

Data la precedente esperienza di registrazione del proprio marchio in Indonesia, il titolare sapeva che il processo di registrazione può durare fino a due anni. Pertanto, già mentre pensava di aprire una nuova filiale in Tailandia, aveva depositato una domanda di marchio in questo paese. La designazione dei prodotti per questa nuova domanda era la stessa di quella dei prodotti già registrati in Indonesia (ossia, "abbigliamento", "copricapo" e "calzature"). Tuttavia, la domanda di marchio in Tailandia è stata respinta dall'organismo addetto alla registrazione con la motivazione che la descrizione delle merci era troppo ampia secondo la prassi tailandese di registrazione del marchio.

Caso di studio 13 - Uso abusivo del marchio in Indonesia

Contesto
Un'importante ditta di abbigliamento italiana è impegnata nella vendita al dettaglio di vestiario e abbigliamento. Le operazioni della ditta italiana sono di ampia portata e la stessa vanta numerosi punti vendita in tutto il territorio ASEAN. La ditta italiana possiede numerosi marchi registrati a tutela dei propri marchi, tra cui il marchio 'AAA' registrato in molti paesi a livello internazionale. L'Indonesia è tra questi paesi, qui il marchio è registrato nella categoria delle merci e servizi per le Classi 18, 25 e 35.

La registrazione del marchio in Indonesia per la Classe 25 è avvenuta nel 2008. Data la correttezza della registrazione, la ditta italiana era certa che non sarebbe stato possibile registrare marchi identici o ingannevolmente simili nelle stesse categorie di merci e/o servizi.

Case Study 12 – Unjust Appropriation of Famous Trade Mark by Local Firm in the Philippines

Background

A famous French culinary school tried to register its 1895 trade mark LE CORDON BLEU in the Philippines but it was opposed by a local entity which was owned by one of the graduates of the same school. The graduate started using the same mark in the Philippines long before the French school tried to register but never applied for trade mark registration. The local entity argued that it was the first to use the mark in the Philippines, thus it should be entitled to register the mark ahead of the French school. Subsequent to filing the opposition, the local entity filed its own trade mark application covering the same mark.